Según surge de la causa, ”la empresa Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries Inc.) con sede en Tokio, Japón demandó a la empresa local Toray S.A. a fin de que cese en el uso de su denominación social y la modifique adoptando en su reemplazo una que resulte inconfundible con la suya propia. Alegó para ello no sólo ser titular de la designación social sino también de las marcas “Toray”. Sostuvo ser una firma con actividad muy difundida en diversas partes del mundo y si bien dijo no contar con una filial en la Argentina no por ello dejaba de tener presencia en este país a través de las marcas aludidas.”
El demandado, por su parte no contestó a término la demanda, por lo que se declaró su rebeldía. Igualmente participó de la audiencia del 360 del Código Procesal y aportó prueba. El ”a quo” valoró las pruebas aportadas por el demandado, y consideró no acreditada la notoriedad de la marca invocada por el actor ni que este llevara a cabo actividad alguna en nuestro país. Por lo que Toray Kabushiki Kaisha no pudo probar ningún tipo de perjuicio a él o a los consumidores.
El actor, al interponer el recurso de apelación, adujo que el ”a quo” había violado el principio de congruencia al valorar prueba no presentada en la contestación de demanda –ya que este acto procesal no existió-; que la contraria nunca negó que las marcas y designaciones de titularidad de Toray Kabushiki Kaisha no sean de notoriedad en el país; que ”de acuerdo al ADPIC debe tenerse en cuenta la notoriedad de la marca en el país miembro de que se trate y no necesariamente en la Argentina”; y que existía un error respecto a los honorarios profesionales, ya que se habían calculado cinco montos habiendo cuatro profesionales.
La alzada entendió que ”este tipo de marcas se encuentran contempladas en el artículo 6 bis del Convenio de París (Ley 17.011), el que, sin embargo, exige que la notoriedad deba existir en el país en el que se reclama la protección...” que ”...el acuerdo Gatt-Adpic (Ley 24.425), en su artículo 16.2 amplió esa defensa, al extenderla a la “notoriedad obtenida en el país miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”. Ambas disposiciones constituyen el derecho positivo aplicable, restando señalar que, con fecha 5 de agosto de 1995 los Estados miembros del Mercosur acordaron la firma de un Protocolo de Armonización Legislativa en Materia de Marcas y Denominaciones de Origen, instrumento que declara como objetivos, el de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur. En este acuerdo marco, el artículo 9.5 y 9.6 efectúa una distinción entre marca notoria y marca renombrada, caracterizándose la primera por ser la notablemente conocida pero sólo en el específico sector de los productos que distingue, y la segunda, en cambio, por abarcar a todo el público consumidor, más allá de los bienes y servicios en que se aplique. La diferencia no es baladí, toda vez que la protección registral en las primeras se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del de especialidad, mientras que las segundas excederían este último límite, abarcando las 42 clases del Nomenclador Internacional.”
Además, la extensión de una marca sobre rubros a los que no pertenece el producto, importa extender la protección que concede la norma; y el que alega poseer una marca notoria debe probar dicho carácter y los perjuicios que le produce su uso indebido.
Con respecto al principio de congruencia, la Cámara –citando a Lino Palacio- afirmó que ”la declaración de rebeldía no entraña sin más el reconocimiento ficto, por parte del rebelde, de la verdad de los hechos alegados por la otra parte como fundamento de su pretensión, [ni] ...constituye causal para tener por configurada una presunción iuris tantum acerca de la verdad de esos hechos, y [añade] los ordenamientos procesales vigentes en nuestro país adhieren al sistema en cuya virtud la declaración de rebeldía constituye fundamento de una presunción simple o judicial, en forma tal que incumbe al juez, valorando los elementos de juicio incorporados al proceso, estimar si la incomparecencia o el abandono importan o no, en cada caso concreto, el reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte.”. Por lo que de ninguna manera se ha violado dicho principio, sino que se ha interpretado erróneamente el contenido del instituto de la “rebeldía”.
La alzada sostuvo, como en otras oportunidades, que no se ha podido probar el perjuicio a los consumidores, ya que el demandado usa dicho nombre como una designación societaria, mientras que el demandado lo usa como marca, cumpliendo dos funciones completamente diferentes.
Con respecto al error producido con los honorarios profesionales, una vez que sean aclarados en primera instancia serán regulados por la alzada.
Por las razones transcriptas anteriormente, el tribunal confirmó lo decidido por el magistrado de primera instancia, rechazando la demanda promovida.