La ley de Marcas de la Argentina, Nro. 22.362 exige la condición de "interés legítimo" en el solicitante de la marca. En Argentina rige el sistema atributivo en el Derecho de Marcas, lo que implica que quien primero solicita una marca tiene derecho a ella y ese derecho de exclusividad es concedido desde el día en que se le concede el registro.
La ley exige esta condición subjetiva en el solicitante a los fines de evitar el uso especulativo e ilícito del registro marcario.
Ahora bien, el registro de nombres de dominio en Nic Argentina también es de tipo atributivo, es decir, que aquella persona que ha registrado primero el nombre, es dueña del dominio.
Lamentablemente, la facilidad de registro, su gratuidad y el desconocimiento de muchas personas de la realidad de Internet en la cual el nombre de dominio es la base fundamental de la identidad comercial, corporativa o institucional de cualquier site, ha llevado al registro indiscriminado de nombres y marcas con ánimo claramente especulativo.
Estudiaremos en este trabajo los requisitos que exige la Ley de Marcas 22.362 a los solicitantes y su posibilidad de aplicación analógica al sistema de los nombres de dominio, como así tambien la trascendencia que puedan tener las acciones de reclamo basadas en dicha ley.
1. La adquisición del derecho sobre las marcas.
En la legislación comparada existen tres tipos de sistemas de concesión de marcas.
El primero de ellos, denominado sistema declarativo, existe el uso de la marca por el solicitante, previamente al pedido de registro. Este pedido tiene como consecuencia la presunción de derecho del solicitante y habilita acciones de reclamo contra infractores, pero el uso previo es condición esencial.
El segundo sistema, denominado sistema atributivo, reconoce la exclusividad del solicitante desde el momento en que se concede el Registro. El principio es de primero en tiempo, primero en derecho, y es el sistema que rige en nuestro país.
Existe también un sistema mixto, en el cual existen dos subsistemas:
a. El registro es necesario para defender la marca, pero el uso tiene preeminencia sobre dicho registro en el caso de conflictos.
b. El registro confiere derechos sobre la marca, pero solamente después de determinado tiempo de uso.
2. La adquisición del derecho sobre los nombres de dominio.
Cuando alguien ingresa a internet necesariamente debe poder identificarse y lo hace a través de un "dominio". Una de las mayores dificultades es la forma de regular la inscripción de empresas en el "registro virtual de dominios". En un primer momento existía una única autoridad que registraba los dominios que era la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) y bajo las señas "com", "net", "edu", "org" y "gov", de acuerdo al tipo de institución al que nos estuviéramos refiriendo.
Debemos tener en cuenta que el nombre de dominio, a diferencia de las marcas, es una dirección para acceder a una determinada información, y no la denominación que identifica a un producto o servicio.
El desarrollo de Internet llevó a la necesidad de que los estados nacionales tengan la potestad de conceder el registro de dominio, en nuestro país se ocupa de esta gestión el "Nic-ar" dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene como misión otorgar los nombres de dominio de segundo nivel bajo la indicación "ar".
De acuerdo a las normas de Nic Argentina, administrador del dominio Argentina de Internet, (que son similares a las de Internic y a las diferentes oficinas estatales de los diversos países que otorgan TLD geográficos), el sistema de adquisición del derecho sobre los nombres de dominio en nuestro país se basa en el sistema atributivo, es decir, el registro otorga el derecho en el tiempo.
En las "REGLAS PARA EL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO INTERNET EN ARGENTINA", punto primero, se dice claramente que:
"1.- El registro de una determinada denominación se otorgará al registrante que primero lo solicite".
Es decir que cualquier persona puede registrar cualquier dominio, mientras el mismo se encuentre libre. No existe, como en el caso del Registro de Marcas, la previa búsqueda de dominios similares y/o la posibilidad de oposición al registro por parte de terceros.
Al ser formularios on-line y de fácil comprensión, un gran sector de los nombres de dominio ha sido ocupado por personas y/o empresas con meros fines especulativos, efectuando reserva sobre numerosos nombres que pueden pertenecer como marcas del mundo "real" a terceros, obviamente sin su consentimiento.
Esto, sumado a la gratuidad del trámite y a la posibilidad de efectuar reservas de nombres de dominio sin activar efectivamente el site al que corresponde, llevó a que junto a aquellos registrantes de buena fe, convivan unas pocas personas y empresas que ostentan numerosos nombres de dominio a su favor, correspondiendo incluso algunos de ellos a marcas comercialmente reconocidas, sin que esos nombres tengan relación alguna con el objeto social de los solicitantes.
De esta manera, nos encontramos con estas diferentes situaciones en el registro de nombres de dominio:
a. Registro de nombres de fantasía o denominaciones de uso público (por ejemplo, bierfest.com.ar) que hayan sido registrados como marcas.
b. Registro de marcas registradas en alguna clase, por parte de personas que no son sus titulares.
c. Registro de marcas registradas en alguna clase por titulares de la marca en otra clase.
d. Activación o no de las páginas (existen numerosos nombres de dominio reservados que no se encuentran activos).
Todas estas situaciones pueden existir contemporáneamente, y de su interacción dependerá la solución que pueda encontrarse para los conflictos que se planteen.
3. El interés legítimo en la ley de marcas argentina.
La ley de marcas 22.362, en su Art. 4to, establece claramente: "Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente"
Cuál es el fundamento de este requisito?
Obviamente, la defensa de la buena fe y del resguardo de las actividades económicas legítimas y no especulativas.
Hacerlo de otra manera sería abrir la puerta al registro indiscriminado y abusivo de marcas por titulares que no tienen ninguna relación con la clase y consecuencias de la misma.
Ahora bien, ¿quién puede evaluar el "interés legítimo" que exige la ley?
La opinión más amplia es que el "interés legítimo" tiene relación directa con la motivación del acto: utilidad sustancial del pedido, lo que excluye el mero interés especulativo, que es castigado por la ley.
¿Y a quien corresponde la carga de la prueba de la existencia del "interés legítimo"?
De acuerdo a numerosos fallos de la Cámara Federal, ante la oposición de terceros al registro de una marca por carencia de interés legítimo, la carga de la prueba corresponde al solicitante.
En el caso de nulidades del registro, la carga de la prueba de falta de interés legítimo le corresponde al accionante, ya que el Registro de la marca le otorga al titular una presunción de legitimidad.
El momento en el cual debe evaluarse la existencia del interés legítimo es en el de la presentación de la solicitud o de la oposición.
4. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y el registro abusivo de nombres de dominio.
La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ha presentado recientemente el tan esperado Informe Final sobre el "Proceso relativo a los nombres de Dominio en Internet" (http://wipo2.wipo.inf) en el cual se ha definido claramente, entre otras cuestiones, el registro abusivo de nombres de dominio con estas condiciones:
- El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; y el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y
- el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Este concepto de registro abusivo se condice con el interés legítimo que exige la ley de marcas argentina al solicitante de una marca.
Seguidamente, se entiende que constituirá la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio:
- una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de dominio al titular de la marca de producto o de servicio, o a un competidor del titular de la marca de producto o de servicio, con propósitos financieros; o
- un intento por atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca de producto o de servicio del solicitante; o
- el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o
- el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.
Las condiciones acumulativas del primer párrafo de la definición dejan claro que la conducta de los registradores de nombre de dominio inocentes o de buena fe no se considerará abusiva.
Para el caso de conflictos de nombres de dominio, se recomienda que los remedios jurídicos disponibles en virtud del procedimiento administrativo para la solución de controversias se limiten a:
- la cancelación del registro del nombre de dominio;
- la transferencia del registro del nombre de dominio al tercero demandante;
- la asignación de la responsabilidad del pago de las costas del procedimiento.
5. ¿Es posible utilizar las normas de la ley de marcas para dirimir cuestiones de registro de nombres de dominio?
Frente a la proliferación de conflictos sobre la ocupación de nombres de dominio por parte de personas inescrupulosas (ciberocupación) y su consiguiente perjuicio económico en el caso de afectación de marcas notorias, se plantea como paso lógico para la defensa de la misma los recursos que establece la ley 22.362.
La pregunta que corresponde hacerse es si efectivamente puede trasladarse sin más los derechos que otorga esa ley al campo de la administración de los nombres de dominio.
Existen claras diferencias entre el régimen de marcas y el de nombres de dominio, siendo la más clara la existencia de diferentes clases de marcas, por lo que una misma denominación puede ser usada por diferentes titulares en clases de productos diferentes, mientras que el nombre de dominio es uno solo y pertenece a su titular, no pudiendo ser compartido por cuestiones técnicas imposibles de solucionar por ahora.
El titular de una marca tiene en la ley 22.362 un claro régimen de defensa de sus derechos, ya que el Art. 31 determina como actos pasibles de ser reprimidos con prisión de tres meses a dos años, y multas, los siguientes:
- Falsificación o imitación fraudulenta de una marca registrada o una designación.
- Uso de una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o pertenenciente a un tercero sin su autorización.
- Puesta en venta o venta de una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.
- Puesta en venta o venta o comercialización de productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
Frente a esta taxativa enumeración, cabe preguntarse en qué situación cabría el reclamo del registro de un nombre de dominio con fines especulativos (falta de interés legítimo) por parte del titular de una marca registrada.
Más allá de que no existe oportunidad de oposición (porque estamos frente a registros de nombres de dominio ya reconocidos por Nic-ar) y a que la entidad administrativa por sus propias instrucciones no interviene en dichos conflictos, es mi opinión que, en primer lugar, no puede efectuarse el reclamo por el registro de un nombre de dominio por parte del titular de una marca en una clase contra el titular de la misma marca en otra clase, debido a que, como hemos dicho, la dirección URL correspondiente a la marca es una sola y el derecho de ambos titulares es idéntico, otorgandosele en consecuencia el mejor derecho al primero en tiempo.
Para el caso del registro de una marca como nombre de dominio por otra persona que no sea su titular, es mi opinión que, si la página está activa y la misma no perjudica en nada a la marca del reclamante (por ejemplo, que el site se refiera a libros y el titular de una marca venda bujías) el reclamo por la ley de marcas no puede prosperar, ya que no hay daño para el titular de la marca, no hay aprovechamiento de la misma, falsificación y/o ánimo de utilizar fraudulentamente la misma por parte del titular del nombre de dominio.
Por último, el único caso en el que podría prosperar el reclamo sería frente al titular del nombre de dominio que mantenga el mismo en reserva, sin activación y que, por su actitud pública (titularidad de gran cantidad de dominios, por ejemplo) o el objeto social de su empresa no sea compatible con la marca registrada.
Pero este planteo no podría ser efectuado directamente por la vía de la ley de marcas basado en la inexistencia del interés legítimo, ya que la oportunidad de plantearlo ha caducado.
6. Conclusión.
El régimen de defensa de la ley de marcas, cuando exige interés legítimo en el solicitante o titular de la misma, tiende a la defensa de la buena fe y a disuadir el negocio especulativo.
Frente al registro abusivo de nombres de dominio, la falta de interés legítimo en el registrante cuando se apropia de una marca registrada, es un elemento jurídico de importancia para solicitar la suspensión de su uso por parte de terceros no autorizados.
Cabría preguntarse también si no podríamos esperar una política activa por parte de la administración del Nic-ar para evitar conflictos como el detallado.
Dos medidas serían fundamentales para cambiar el estado de las cosas:
a. Obligación de activar los nombres de dominio reservados.
b. Pago de un canon anual (como lo exige Internic) que, más allá de su monto específico, transformaría en antieconómico el mantenimiento de nombres de dominio con fines especulativos.