SUMARIO:
1)La marca como objeto del derecho de copropiedad.
2)La copropiedad de una marca. Modos de adquisición de la copropiedad. Originaria y derivada.
3)Facultades de cada copropietario sobre la marca.
4)Facultades de cada copropietario sobre su parte indivisa.
5)Relaciones entre los copropietarios.
6)Relaciones respecto de los terceros.
7)Extinción del condominio.
8)Conclusiones.
En otra parte hemos definido al derecho que una persona posee sobre una marca como un derecho de propiedad.[1] Sin querer entrar en la antiquísima discusión
Cuando la relación se establece entre la marca y dos o más personas, estamos en presencia de condominio, cotitularidad o copropiedad marcaria.
La copropiedad marcaria, en el derecho Argentino, se rige por el art. 9 de la Ley 22.362[4] y en todo lo no reglado por este, por las normas del código civil que regulan la institución del condominio ( arts. 2673 y siguientes).
En el presente trabajo examinaremos la figura de la copropiedad marcaria, estudiando los modos originarios y derivados de adquisición de la copropiedad, las relaciones entre los copropietarios y respecto de terceros y las facultades de cada condómino sobre la marca y sobre su parte indivisa.
Existe copropiedad sobre una marca cuando existen dos o más titulares, los cuales tienen, cada uno de ellos, una porción ideal o un porcentaje sobre el total de la marca. Todos los titulares son dueños de la marca, pero ninguno de ellos es dueño por si solo.
El art. 2673 C.C. establece que el condominio es un derecho real que pertenece a varias personas por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble.
El art. 2674 menciona que no es condominio la comunión de bienes que no sean cosas.
Este artículo es nuestro primer problema, puesto que, siendo las marcas bienes inmateriales, a tenor del art. 2674 la cotitularidad marcaria no es un condominio. Entonces la pregunta surge por si sola: ¿qué es la cotitularidad marcaria?. Según el Código Civil es “comunión de bienes”, pero ¿qué régimen legal se le aplica en defecto de regulación especial en la ley de marcas?
Breuer Moreno realizaba en su tratado una distinción entre copropiedad y condominio. En el caso de la copropiedad cada uno de los titulares tiene el derecho a explotar por entero la marca; los copropietarios tienen derechos paralelos, no subordinados a consentimientos recíprocos. En el condominio, por contrario, la explotación es conjunta y cualquiera de los titulares puede pedir la disolución del condominio.[5]
Esta distinción no fue acogida con entusiasmo en Argentina, debido a que no comulgaba con las normas del Código Civil[6].
Sin embargo, si lo fue en Uruguay, en donde tomó estado legislativo. El artículo 43 de la Ley 10.089 de Patentes de invención adopta la tesis del autor argentino:
“Fuera de los casos de sociedad, puede constituirse sobre la patente una copropiedad entre varias personas o un condominio. En el primer caso cada uno de los titulares de la patente tiene el goce completo y entero del invento, tienen derechos paralelos y no subordinados a consentimientos recíprocos. En el segundo caso, ninguno de los condóminos puede obrar sin el consentimiento de los demás y sus relaciones se guiarán por los preceptos del Código Civil. “
Por nuestra parte entendemos que, supletoriamente a lo dispuesto expresamente en el art. 9 de la Ley de Marcas Argentina, ha de estarse a las normas que regulan el condominio en el Código Civil. Esto debido a que es deber de los jueces recurrir a leyes análogas en caso que la solución no esté expresamente prevista ( conf. Art. 16 C.C.).
En Francia, en materia de copropiedad sobre una marca no existe una legislación específica, al contrario de lo que sucede en materia de patentes, por ello se aplican las normas generales del Derecho Civil.[7]
Idéntica solución propicia la doctrina en el Derecho Español[8] y en el Derecho Alemán.[9]
El modo de adquirir el condominio sobre una marca puede ser originario o derivado. [10]
Será originario en el caso que indica el art. 9º de la Ley 22.362, cuando dos o más personas solicitan en el INPI una marca en forma conjunta.
El condominio será derivado cuando la marca fue originariamente de titularidad de una persona y derivó en un condominio mediante un acto jurídico de transmisión, ya sea intervivos, mortis causa, voluntaria o forzosa.[11]
El condominio derivado no esta previsto en el art. 9º de la Ley, no obstante la doctrina entiende que dicha norma también es aplicable a este supuesto.[12]
Lamas efectúa una interesante diferenciación entre la constitución de una marca pluripersonal – así llama este autor al condominio marcario – mediante la venta de una porción ideal de la marca a un tercero, de la cesión división de una marca, mediante la transferencia parcial de la marca en forma real, es decir por la venta del registro para uno o varios de los productos que protege, quedando otros de los productos en cabeza del propietario original.
En el primer caso existe la constitución de una copropiedad derivada, en tanto que en el segundo la marca se divide en dos registros independientes con un titular cada uno con todas las facultades sobre su propiedad única y exclusiva. [13]
3) Facultades de cada copropietario sobre la marca.
Cada uno de los condóminos no es titular de la marca, sino de una cuotaparte indivisa, según lo que hayan estipulado al momento de constituirse el condominio, y a falta de convenio por partes iguales ( art. 2708 C.C.).
El artículo 9º dispone la posibilidad de autorregular los derechos de los comuneros marcarios. Esto es recogido favorablemente por la doctrina, en virtud que dicha norma permite la introducción de modo indirecto de las marcas colectivas, cuyo registro es obligatorio para Argentina en tanto que se encuentran previstas en el art. 7 bis del Convenio de la Unión de París. [14]
La marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad. Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.
El artículo 9 de la Ley 22.362 dispone que, a falta de convenio en contrario, cada uno de los copropietarios puede:
El uso de la marca por cualquier de los condóminos, autorizado por la ley, puede plantear algún tipo de reparo desde el punto de vista de la función de indicación de origen empresarial que poseen los signos distintivos, habida cuenta que productos iguales, con una misma marca, pertenecerán a varias empresas o personas.
Así lo pone de resalto Fernández Novoa al señalar que “la utilización simultánea de la marca común a título individual por los partícipes podría desembocar en situaciones que no sólo perjudicarían el interés de la comunidad, sino que atentarían asimismo contra los legítimos intereses de los consumidores.[17]
No obstante el art. 9º de la Ley Argentina de Marcas no hace otra cosa que recoger la doctrina del art. 2684 del C.C. que dispone que cualquier condómino puede gozar de la cosa común conforme al destino de ella, con tal que no la deteriore en su interés particular.
En el caso de las marcas, el deterioro de las mismas puede venir por la explotación en productos que no satisfacen las expectativas razonables de los consumidores, por ejemplo por la existencia de productos en mal estado, por el reiterado incumplimiento de prestaciones, por violar normativa de orden público como la ley de lealtad comercial o la ley de defensa del consumidor, en fin se trataría de usos susceptibles de generar una pérdida de reputación de la marca en el público consumidor.[18]
En caso de uso en perjuicio de la marca, podría ocurrir que los condóminos recurrieran al juez para impedir el uso de la misma al copropietario que le está causando un daño.
Otro interrogante a plantear es si, usada la marca por uno solo de los copropietarios, los demás pueden reclamarle el pago de alguna compensación.
En materia de bienes raíces este tipo de compensaciones se ha dado en el caso de uso excluyente de los demás, por lo cual es una cuestión de hecho determinar si el uso que hace el condómino impide el uso por los demás copropietarios.
Se nos ocurre el caso de productos farmacéuticos, para los cuales se requiere autorización. Si el condómino A requiere autorización para comercializar el producto marca X, el condómino B, ya no podrá requerir esa misma autorización en virtud del peligro potencial que encierran dos medicamentos con una misma marca, circunstancia que seguramente impedirá la segunda autorización de comercialización.
El derecho a la compensación es hacia futuro, es decir se devengará a partir del reclamo de los condóminos que no usan el signo en el comercio. [20]
El uso que efectuara cualquiera de los condóminos, entendemos que es suficiente para purgar la caducidad del registro.(art. 26 de la Ley 22.362).
Por otra parte, la legislación marcaria dispone que cualquiera de los condóminos puede presentar oposiciones y deducir acciones por infracción a la marca en copropiedad.
Esta solución sigue la doctrina establecida en el art. 2679 que dispone la facultad de cada condómino de ejercer acciones de reivindicación contra un tercer detentador de la cosa en la que tenga su parte indivisa.
Una solución criticada por la doctrina es la imposibilidad que tiene un condómino de renovar la marca en su totalidad. Dispone el art. 9º de la Ley 22362 que la marca se renueva por la actuación conjunta de sus propietarios. [21]
Esta solución no guarda analogía con la naturaleza de la renovación que no es otra que un acto de conservación o mantenimiento de la cosa.[22] Por ello la marca debería poder ser renovada por cada uno de los condóminos en forma individual, aprovechando la renovación hecha por uno a los demás. Entendemos que se podría arribar a esta solución por la via del art. 2709 del C.C. que dispone que “cualquiera de los condóminos que sin mandato de los otros, administrase la cosa común, será juzgado como gestor oficioso”.
La renovación, siendo un acto de conservación, es un acto de administración. Por lo tanto la renovación presentada por uno de los condóminos, entendemos que deberá ser tenida en cuenta como presentada en representación de toda la comunidad, salvo que exista manifestación expresa en contra en el expediente.
Cada condómino es propietario de su parte indivisa, lo que significa que, sobre la porción ideal de la marca, puede ejercer todos los actos inherentes a aquel derecho.
Así, hay acuerdo en la doctrina que el copropietario puede ceder a los otros comuneros o a terceros su parte indivisa,[24] solución que por otra parte dispone el art. 2677 C.C.
No existe en nuestro país norma alguna, más allá del acuerdo de voluntades, que estipule el derecho de preferencia para la venta a favor de los condóminos, como si ocurre tanto en Francia como en España en materia de Patentes de Invención, debiendo en estos casos el copropietario dar aviso a los demás condóminos para que estos ejerzan el derecho de preferencia en el plazo de 3 meses (Francia) o de 2 meses (España).
Cada condómino puede gravar su parte indivisa, ya sea constituyendo prenda o dándola en embargo.
El artículo 9º de la Ley habilita a los copropietarios a celebrar acuerdos entre si para la administración de la marca.
En el caso de condominio originario, se puede hablar del contrato de creación de la comunidad de marca[26], el cual tiene como función el establecimiento de un régimen para disciplinar el ejercicio del derecho de uso que corresponde a cada una de esas personas, evitando que el mismo afecte a las funciones de la marca.[27]
Fernández Novoa indica que los contratos reguladores de la comunidad son sumamente recomendables porque es indudable que son los cotitulares de la marca quienes tienen en su mano los datos necesarios para articular el régimen de la comunidad en atención a la naturaleza de los productos o servicios diferenciados por la marca y, en general, a las perspectivas que presenta la utilización de la marca común. Dado que no es fácil prever en los pactos relativos a la comunidad todas las incidencias que puedan plantarse, el autor español recomienda, que los partícipes instauren contractualmente un sistema de adopción de acuerdos que permita resolver los problemas concretos que sucesivamente vayan apareciendo. [28]
A falta de convenio son aplicables las normas del Código Civil, en particular las normas relativas a los gastos de conservación de la cosa común (art. 2685 y cctes), a la percepción de frutos o rentas (art. 2691), por ejemplo del contrato de licencia al que esté sujeta la marca, a la administración de la cosa común ( art. 2699 y ss.) y a la división de los frutos provenientes de la explotación de la marca ( art. 2707).
Una norma interesante a los fines prácticos, es el art. 2687 del C.C. el cual dispone la posibilidad de retener la cosa por parte del copropietario que ha pagado los gastos de conservación, hasta tanto le sea reembolsado la proporción de los demás condóminos. Aplicando analógicamente este artículo, el cotitular de la marca que hubiera pagado gastos de mantenimiento (tasas, honorarios para la defensa administrativa o judicial de la marca), podría impedir el uso de la misma por los condóminos que le adeudaran los gastos.
El condominio es una figura que ha sido mirada con disfavor por el Codificador, fundado este criterio en la dificultad de administración de la cosa común y en el hecho que el condominio no favorece la circulación de los bienes ni propende a su mejoramiento.[29] Por ello es que el condominio es esencialmente precario, pudiendo cualquiera de los condóminos ponerle fin en cualquier momento requiriendo la partición del bien común, salvo los supuestos de indivisión forzosa (art. 2692 C.C.).
La indivisión forzosa sobre una marca puede ser pactada entre los copropietarios por un plazo máximo de 5 años o dispuesta por el causante por 10 años en los términos del art. 51 y 53 de la Ley 14.394.[30]
Los efectos de la partición se encuentran legislados en el Código Civil ( arts. 2692 a 2698) los que entendemos aplicables a la partición de marcas, las cuales pueden ser adjudicadas en su totalidad a uno de los condóminos, o a un tercero, o bien divididas en forma real, desde el punto de vista de los bienes que protegen.
6) Relaciones respecto de terceros.
Respecto de los terceros, los condóminos tienen en conjunto, los mismos derechos que el titular individual de marca. En particular los derechos que emergen del ius prohibendi legislado en el art. 4º de la ley 22.362. [32]
En forma individual, cada condómino puede deducir oposiciones administrativas y promover las acciones judiciales en defensa del registro (art. 9 Ley 22.362). Los condóminos no pueden, en forma individual transferir la marca en su totalidad, ni licenciarla.
Examinaremos las relaciones de cada condóminos para con los terceros, en particular la promoción de oposiciones y acciones judiciales , la transferencia de la marca y el otorgamiento de licencias.
El derecho argentino dispone la posibilidad de presentar oposiciones y/o deducir acciones judiciales en defensa de la marca común. Estas acciones judiciales son básicamente las de cese de uso de marca o designación confundible, daños y perjuicios por uso indebido de marca, y nulidad de marca cuando el fundamento está dado en la marca en condominio.[33]
Nuestra ley no aclara si las acciones son promovidas por el condómino en interés propio o por el contrario como mandatario de la comunidad.
Esta distinción se efectúa en el derecho francés. En materia de marcas cada copropietario puede actuar en forma individual en caso de infracción (acción de contrefaçon), haciendolo en este caso en interés y en beneficio de la comunidad de propietarios.
En el régimen de nuestro Código Civil el art. 2679 dispone que cada condómino puede reivindicar, contra un tercer detentador, la cosa en que tenga su parte indivisa; pero no puede reivindicar una parte material y determinada de ella. Aplicando el artículo al cese de uso de marcas, entendemos que el copropietario ejercer el derecho sobre la totalidad de la marca y siendo un acto de conservación lo hace a favor del resto de los comuneros a título de gestor oficioso ( art. 2709 C.C.).
En cuanto a la acción de daños y perjuicios, entendemos que la indemnización podrá prosperar en el porcentaje de propiedad que tenga el accionante, a menos que se integre la litis con los demás condóminos, situación posible a tenor del art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial.
Cuando un condómino interpone una acción y es reconvenido por nulidad de la marca en copropiedad, necesariamente se deberá integrar la litis con el resto de los condóminos, de otro modo la sentencia no podrá serles oponible.
En materia de transferencias, para ceder la marca en su totalidad se requiere la actuación de todos los condóminos. Ello surge del art. 9º, y tiene como fundamento la conocida regla de derecho: “nemo plus juris”.
Asimismo concuerda con el art. 2682 del C.C. que dispone que el condómino no puede enajenar, constituir servidumbres, ni hipotecas con perjuicio del derecho de los copropietarios.
Para conceder licencias de uso se dispone que los condóminos deben actuar en conjunto.
En materia de licencias, entendemos de aplicación el art. 2702, en el sentido que cualquiera de los condóminos deberá ser preferido como licenciatario si ofreciese el mismo alquiler o renta.[39]
El reparto de los beneficios o regalías obtenidos por la licencia deberá hacerse por acuerdo entre los comuneros, o en su defecto en proporción a los valores de sus partes. (art. 2707 C.C.).
7) Extinción del condominio.
El condominio se extingue por el vencimiento de la marca sin su renovación, por la renuncia de la marca y por la declaración de nulidad o caducidad.
Asimismo se extingue por la partición o por la cesión de todas las cuota partes a un mismo condómino.
Por último también se extingue en caso del abandono de uno de los condóminos, no ya a la marca, sino a su cuota parte en los términos del art.2685, esta última situación cuando abandonen todos los condóminos quedando uno solo en poder del 100% de la marca.
Argentina es el único Estado del Mercosur que ha legislado específicamente sobre el condominio de marcas, aunque la escueta regulación lo haya sido en forma parcial.
No obstante, queremos recoger la enseñanza del maestro Fernández Novoa, en el sentido que es conveniente la formalización de un acuerdo entre los condóminos destinado a regir la vida del condominio, para evitar disputas y soluciones grises que puedan entorpecer la adecuada explotación de la marca, permitiendole adquirir prestigio como bien inmaterial.
De lege ferenda propugnamos el establecimiento de un régimen propio para el condominio de marcas que atienda las particularidades de los bienes inmateriales, evitando la analogía, forzada a veces, con las normas del Código Civil.
* Sugerencias y comentarios a los autores: gsgm@arnet.com.ar
[1] Martinez Medrano G y Soucasse G. “Derecho de Marcas”, La Rocca, 2.000, p. 38
[2] Véase un resumen de la interesante discusión acerca de la naturaleza jurídica de los derechos industriales en “Fernandez, Raymundo L.”, Código de Comercio Comentado, Tomo II, Buenos Aires, 1.961, p. 112.
[3]ARTICULO 4 - La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.
ARTICULO 9 - Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario
[5] Breuer Moreno, P.C. “Tratado de Derecho de Marcas”, p. 324.
[6] Bertone – Cabanellas, Derecho de Marcas, Tomo 2, p. 105.
[7] Pollaud- Dulian, Fréderic, “Droit de la propriété industrielle”, Monchrestien, París, 1.999, pg. 528. En el mismo sentido Roubier, P. Le droit de la propriété industrielle, T I,p. 138 y Braun, A. Précis des marques, p. 206, ambos citados por Roncero Sanchez, “El contrato de licencia de marca”, Civitas, 1999, p. 155.
[8] Fernández Novoa, Derecho de Marcas, Madrid 1990, p. 215; Lobato, Manuel, “La comunidad de marca en la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988”, Rev de Derecho Privado, , 9, 1993, p. 787 y ss, Vazquez Lepinette, T. “La cotitularidad de los bienes inmateriales”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, Roncero Sánchez, Antonio, “El contrato de licencia de marca”, Civitas, Madrid, 1999, pg. 155.
[9] Beier, “Die gemienschaftliche Benutzung von Warezeichen in konventionsrechtlicher Sicht”, citado por Roncero Sanchez, op cit pg. 155.
[10] El art. 2675 C.C. señala que “el condominio se constituye por contrato, por actos de última voluntad, o en los casos que la ley designa”. Este enumeración no es taxativa. (conf. Areán, B. “Condominio”, Ed. Abeledo Perrot, Bs As 1980, pg. 28.).
[11] Examinamos los diversos modos de transmisión de una marca en nuestra obra general: Martinez Medrano – Soucasse, Derecho de Marcas, op cit, pg. 38 y capítulo X (pg. 199 y ss).
[12] Bertone – Cabanellas, op cit, pg. 107.
[13] Lamas, Mario D. “Derecho de marcas en el Uruguay”, Barbat & Cikato, Montevideo 1999, p.36.
[14] Bertone – Cabanellas, op cit, pg. 108.
[15] Así las define el art. 38 de la moderna Ley de marcas del Uruguay Nº 17.011.
[16] Véase la discusión sobre el principio de indicación de origen en nuestra obra, Martinez Medrano – Soucasse, op cit, p. 30 a 33.
[17] Fernandez Novoa, Derecho de Marcas, cit, p. 219.
[18] Recordemos que el elemento psicológico, entendido como la representación de la marca en la mente del consumidor, es un elemento de la marca como bien inmaterial. Este tema lo abordamos en nuestra obra citada, pg. 28 en la que seguimos al maestro Fernandez Novoa.
[19] Cam Nac Civil, Sala A, marzo 25 de 1968 y demás jurisprudencia citada por Areán, op cit pg. 49.
[20] Areán, op cit, pg. 50.
[21] Bertone – Cabanellas, op cit pg. 110 señalan que hubiesen preferido que este simple acto conservatorio fuese accesible a cualquiera de los condóminos.
[22] Así la considera Fernández Novoa, Derecho de Marcas, op cit, pg. 218.
[23] El artículo 2676 C.C. dispone que “cada condómino goza, respecto de su parte indivisa, de los derechos inherentes a la propiedad, compatibles con la naturaleza de ella, y puede ejercerlos sin el consentimiento de los demás copropietarios.”
[24] Di Luca señala que “no se advierte mayor obstáculo en la transmisión por actos entre vivos de la parte indivisa de la copropiedad de una marca”, Di Luca, S.M. “ Régimen nacional de marcas y desinaciones”, Pensamiento Jurídico, Buenos Aires, 1981, p. 114. En idéntico sentido Fernández Novoa, op cit, p. 220; Martinez Medrano – Soucasse, op cit, pg. 201.
[25] La ley 12.962 que regula la prenda comercial señala que pueden prendarse todos los bienes muebles. Siendo las marcas bienes muebles de acuerdo con el art. 2312 del C.C. deberían ser susceptibles de prenda, la cual entendemos se debería inscribir en el INPI.
[26] Lobato, M., op cit, pg. 797, Roncero Sanchez, op cit pg. 156.
[27] Roncero Sánchez, op cit, pg. 157.
[28] Fernández Novoa, Derecho de marcas, op cit, pg. 217.
[29] Areán, Beatriz, “Condominio”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1980, pg. 72
[30] Di Luca, op cit, p. 114.
[31] Por ejemplo una marca en la Clase 25 se puede dividir entregando a uno de los condóminos el registro para distinguir calzado y al otro para distinguir ropa y sombreros.
[32] Hemos desarrollado el ius prohibendi respecto de terceros en un artículo titulado Martinez Medrano, G y Soucasse, G, “La protección judicial de la marca. Acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marcas”, publicado en el site
[33] Para el estudio detallado de las dos primeras de estas acciones remitimos a nuestro trabajo citado en la nota anterior en www.diariojudicial.com .
[34] Roubier, Traité, T1, p. 139, cit Pollaud Dulian, op cit, pg. 676.
[35] Pollaud Dulian, op cit pg. 302.
[36] Art. 72 [2]d) de la Ley de patentes que dispone que cada copartícipe puede”ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualuier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción”.
[37] Art 3270 C.C. “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba...”
[38] Dispone el art. 2682 que “el arrendamiento o el alquiler hecho por alguno de ellos es de ningún valor”.
[39] Art. 2702: Determinándose el arrendamiento o el alquiler de la cosa, debe ser preferido a persona extraña, el condómino que ofreciere el mismo alquiler o la misma renta.