A través del presente trabajo se estudiará la contratación relativa a marcas y la incidencia de ésta en los derechos del consumidor. Las leyes de propiedad industrial tienen por objeto la tutela de los derechos de propiedad industrial, por tanto escapa al ámbito de dicha normativa la protección de los derechos del consumidor. Al sancionarse la Ley de Marcas se tuvo presente lo expresado, en vísperas de sancionarse una ley de protección del consumidor, se dejó a ésta, la regulación de aquellos puntos en que pudiera existir conexión entre contratación marcaria y derechos del consumidor.
Lamentablemente la Ley 17.250 contiene un enorme vacío en lo que refiere al tema, el consumidor no resulta protegido ante eventuales trasmisiones o concesiones de licencias de bienes marcarios. Entre las diversas funciones de las marcas, éstas distinguen productos y servicios en el mercado. El consumidor presta especial atención a la marca, no resulta lo mismo comprar un automóvil identificado con la marca X o con la marca Y. La marca representa la calidad del producto o servicio, por tanto el consumidor adquirirá aquellos bienes a los que reputa con ciertos caracteres en virtud de estar signados con aquella.
La contratación sobre bienes marcarios podrá determinar que el consumidor resulte engañado sobre la calidad y procedencia de servicios y productos adquiridos. Diversos ordenamientos jurídicos establecen límites a la contratación marcaria, con la finalidad de evitar la lesión de derechos de los destinatarios finales de productos y servicios. El Derecho estadounidense así como el alemán impiden la transferencia de la marca con independencia de la empresa a la que ésta pertenece. La empresa titular de una determinada marca signará los productos que comercializa, productos que tendrán determinados caracteres por provenir de esa empresa y no de otra. Por tanto al enajenarse la marca con independencia de la empresa el consumidor resultará engañado respecto a la calidad y procedencia de los bienes adquiridos.
La posición adoptada por dichos sistemas jurídicos es criticada doctrinariamente ya que la variación de la calidad de los productos puede aún generarse con la enajenación de la empresa. Los nuevos adquirentes pueden comercializar productos o prestar servicios cualitativamente inferiores. La protección del consumidor se plasma en otros casos con la obligación de que el enajenante de determinada marca trasmita conjuntamente con ella todos los signos marcarios idénticos o similares que sirvan para identificar productos o servicios ya sean iguales o concurrentes.
En este sentido el artículo 135 de la Ley 9.279 de Propiedad Industrial del Brasil establece: "La cesión deberá comprender todos los registros o solicitudes, en nombre del cedente, de marcas iguales o semejantes, relativas a producto o servicio idéntico, semejante o afín, bajo pena de cancelamiento de los registros o archivo de las solicitudes no cedidas" . Si una empresa es titular de las marcas "Girasol", "Girasol plus" y "Girasol 1", el consumidor asociará dichas marcas a una misma empresa, y considerará que presentan idéntica calidad, por tanto si el titular de las mismas enajena una sola de ellas el consumidor resultará engañado ya que marcas similares podrán identificar productos de calidad diversa.
Igual solución adopta el derecho español, en dicho sistema jurídico se clasifica a las marcas en principales y derivadas, éstas últimas son las que presentan pequeñas variaciones respecto a una marca originariamente registrada. En el ejemplo anterior "Girasol Plus" y "Girasol 1" son marcas derivadas mientras que "Girasol" es la marca principal, la normativa española no permite la transferencia aislada de marcas derivadas sin trasmitirse conjuntamente la marca originaria.
El derecho mexicano contiene idéntica solución jurídica, en dicho sistema se utiliza el concepto de marcas ligadas, siendo las mismas todas aquellas que presentan caracteres similares, no se admite tampoco la transferencia de una marca sin las demás, si el titular de varias marcas considera que una de ellas no es similar a las otras, deberá iniciar un procedimiento administrativo demostrando la falta de "liga". Solo mediante resolución administrativa en que le asista razón podrá enajenar una marca con independencia de las otras.
En las normativas referidas la solución jurídica de la transferencia conjunta de marcas similares o idénticas reposa en un idéntico fundamento legal, la protección del consumidor, se procura evitar que en el mercado coexistan marcas similares o idénticas para un mismo producto con diferentes titulares. El artículo 17 de nuestra Ley de Marcas expresa: ".......en el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas importa para el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro, la que será declarada de oficio o a petición de parte." La citada norma sin dudas contempla los intereses del cesionario de la marca ya que se procura evitar que el cedente conserve otras similares, si se le enajena una y no las restantes con grado de similitud, adquirirá una marca que se confundirá con las del enajenante. Pero bastará con una declaración del cedente que ponga en conocimiento al cesionario de la existencia de marcas no cedidas iguales o semejantes a la transferida; por tanto, no existe protección del consumidor sino protección del cesionario de marca.
A pesar de que nuestra ley marcaria no constituye una norma de protección al consumidor, la misma contiene una disposición que en la medida en que sea efectivamente aplicada, se logrará una real tutela de los derechos del destinatario final de productos y servicios. El artículo 22 de la Ley 17.011 expresa: "La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6° de la presente ley, en defensa de los derechos el consumidor" El artículo 6 establece: "Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, respecto de productos o servicios concurrentes" Dichas normas procuran evitar el registro de marcas similares por distintos sujetos, y se señala en forma expresa la finalidad de evitar la confusión en el consumidor. A mi entender dichas disposiciones son aplicables a los casos de adquisición derivada de marca, ya que resultaría muy fácil burlar dichas normas mediante la transferencia de marca, adquisición de tipo derivado.
Lamentablemente el artículo 22 autoriza pero no obliga a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por tanto, la protección del consumidor dependerá de la voluntad del órgano administrativo. La D.N.P.I.(órgano administrativo de registro) al autorizar la inscripción de transferencias no controla si el cedente conserva en su patrimonio marcas idénticas o similares, aunque desde mi punto de vista resultaría necesaria la aplicación analógica.
La ley de relaciones de consumo guarda absoluto silencio, por tanto carecemos en nuestra legislación de una norma, por lo menos expresa, que evite la confusión del consumidor generada por la transferencia de marca. Podría darse la hipótesis de la coexistencia de gran cantidad de marcas idénticas originariamente pertenecientes a un titular y al día de hoy perteneciente a un diverso número de personas, se desvanece sin dudas la esencia de la marca, su carácter distintivo, el consumidor adquiriría cualquier producto asociándolo con otro.
La ley de Marcas del Paraguay soluciona en forma expresa el tema, el artículo 42 de dicha ley dice: "La cesión o transmisión será nula si tiene por objeto o consecuencia inducir al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza, procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los que se aplica la Marca". La citada norma, constituye una disposición absolutamente tuitiva del consumidor, lamentablemente nuestra ley 17.250 se despreocupa totalmente del tema desconociendo que la mayor lesión de derechos se puede generar por la coexistencia de marcas idénticas en el mercado.
La Ley 17.011 contempla una nueva figura contractual que tiene por objeto signos marcarios, como lo es la licencia de marca. Nuestro legislador la define en el artículo 58 de la nueva ley marcaria, en tal sentido dicha norma expresa: "......licencia es un contrato accesorio al registro marcario, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no." El licenciatario adquiere el derecho a usar el signo marcario, conservando el licenciante la propiedad. La concesión del uso no implica la imposibilidad de utilización por parte del licenciante, además la licencia puede no ser exclusiva, por tanto, se podrá autorizar el uso de la marca a un número indefinido de personas.
Nuevamente el consumidor puede resultar engañado respecto a la procedencia y calidad de los productos, puede suceder que pretenda adquirir un perfume y se adquiera el producido por el licenciatario y no por el licenciante, o que adquiera el producto de cualquiera de los licenciatarios que tienen el derecho a usar la marca. La ley de Marcas guarda silencio, y la de relaciones de consumo, ni se enteró del tema.
El derecho paraguayo nos proporciona nuevamente normativa contemplativa del derecho del consumidor, la ley de Marcas de dicho país en su artículo 33 expresa: "Para efectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá contener necesariamente disposiciones que asegure el control por parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin perjuicio del que podrá ejercer la autoridad competente en defensa del consumidor". En caso de no contener el contrato las referidas cláusulas, la autoridad registral negará la inscripción del contrato de licencia. Un producto puede ser comercializado durante años en el mercado, el mismo se identifica con un signo marcario que lo distingue, si se concede la licencia de la marca, el consumidor podría estar adquiriendo un producto completamente distinto al que desea adquirir. Es por dicho motivo que las diversas legislaciones exigen que el licenciante efectúe un control de calidad de los productos licenciados, control que procura evitar perjuicios o engaños en el consumidor.
Los diversos contratos inscriptos a la fecha en la D.N.P.I. contienen cláusulas de contralor por parte del licenciante, pero dicho contralor lo beneficia a él, ya que evita el desprestigio de su marca en el mercado; dicho contralor no es exigido por la normativa legal tutelando el interés de terceros. La normativa paraguaya elimina además toda posibilidad de engaños en el adquirente, de productos o servicios, exigiéndole al licenciatario que sobre los productos comercializados o servicios prestados se indique que la marca es utilizada bajo licencia. El consumidor sabrá que está adquiriendo un producto o servicio que no corresponde al titular de la marca, en tal caso investigará respecto a su adquisición ya que no deposita la confianza que le merece el producto o servicio original.
La Ley de Propiedad Industrial mexicana también contiene normas que procuran evitar perjuicios en el consumidor en virtud del otorgamiento de una licencia de uso. Se exige que los productos del licenciatario tengan idéntica calidad a los productos del licenciante, se deberá además indicar en los establecimientos comerciales donde se preste el servicio o en los propios productos comercializados el nombre del licenciatario. El derecho mexicano además establece que el uso efectuado por el licenciatario, se considerará realizado por el titular de la marca, lo que determina claramente una acumulación de responsabilidades civiles o penales en caso de generarse perjuicios a terceros.
Sin dudas que el adquirente de un producto signado con una marca afamada pretende adquirir un artículo que posee las cualidades que determinaron que dicha marca adquiriera prestigio en el mercado. Si el licenciante no efectúa un contralor de la actividad de producción del licenciatario el producto de éste puede ser de inferior calidad. Generalmente el adquirente de productos pretende la compra de bienes originarios, en caso de licencia se estará adquiriendo un artículo que no procede del país del titular de la marca usada. Sin dudas lo expresado comprueba la eventual lesión de los derechos del consumidor, es así que el decreto-ley 26017 del Perú en su artículo 117 expresa: "En caso de licencias de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos. No cabe pacto en contrario."
En nuestro sistema jurídico en el caso de que el consumidor resulte engañado, el licenciatario podrá ser responsabilizado por incumplimiento de su deber de información o por el ejercicio de una publicidad engañosa. Dentro del deber de información se considera la necesidad de informar acerca del origen y cualidades del producto. El licenciatario no podrá ofrecer las bondades del producto originario, ni inducir en error pretendiendo vender sus mercaderías como si éstas fueran producidas por la empresa dueña de la marca. Lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico no obstante la responsabilidad del licenciatario no contiene norma que extienda dicha responsabilidad al titular de la marca.
Iguales inconvenientes posee un tipo contractual aún más complejo como lo constituye el contrato de franquicia. En la franquicia además de la licencia de marca, existe una trasmisión de conocimientos técnicos, secretos industriales, etcétera, la producción de bienes o prestación de servicios se realizan por el franquiciado de manera uniforme y con métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, con la finalidad de mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que la marca distingue.
Quien en Uruguay ingresa al recinto comercial de Mc Donald´s observa la imagen de la empresa estadounidense, ya que el tipo de vestimenta, símbolos, marca y el funcionamiento empresarial es proporcionado por el franquiciante. El consumidor uruguayo confunde a la empresa nacional con la propia empresa extranjera, y en definitiva no tiene conocimiento de cual es la sociedad comercial uruguaya que presta el servicio y comercializa los productos. Si no tenemos previsiones en materia de licencia de marca aún menos podemos esperar regulación jurídica en sede de franquicias. La licencia de marca constituye un tipo contractual que se celebra con mayor habitualidad en relación a la franquicia, por tanto si el ordenamiento jurídico no reacciona reglamentando a aquella, no se puede pretender una regulación de la franquicia.
En éste último tipo contractual el engaño al consumidor puede resultar aún más flagrante, la franquiciada constituye una copia de la empresa franquiciante. Cabe preguntarse ante quien debe dirigirse la respectiva acción de reparación en caso de verificarse perjuicios. Nuestra ley de relaciones de consumo ni siquiera coloca al franquiciante o licenciante en la situación jurídica de proveedor.
En la República Argentina al sancionarse la ley de protección al consumidor se comenzó a generar la presión doctrinaria a los efectos de que el sujeto que pone a disposición de terceros su marca resulte responsabilizado ante el consumidor perjudicado, es así que por ley 24.999 quedan comprendidos en la calidad de proveedores quienes sean titulares de marcas y las hayan puesto en los productos comercializados o servicios prestados.
La misma solución es adoptada en el marco del derecho comunitario europeo, en tal sentido la Directiva 85/374/CEE del 25 de julio de 1985 relativa a la responsabilidad por daños causados por productos defectuosos expresa en su artículo 1: "El productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos", mientras tanto el artículo 3 señala quienes son considerados productores: "Se entiende por productor la persona que ..........., y toda aquella persona que se presente como productor poniendo su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo en el producto"
Nuestro legislador tuvo la oportunidad de establecer en forma expresa la responsabilidad del licenciante o franquiciante y de esa forma exigir un verdadero control de calidad de los productos comercializados o servicios prestados por el franquiciado o licenciatario.
Tendiente a salvar la omisión legislativa, parte de la doctrina considera que el titular de la marca debe responder por los daños que se produzcan. En tal sentido se expresa que el mismo queda comprendido en la relación de consumo y en la enumeración de sujetos que tienen la calidad de proveedores. Al entender de parte de nuestra doctrina, la enumeración de sujetos que tiene la calidad de proveedores se efectúa con carácter enunciativo. Se expresa que el franquiciante es quien tiene la facultad de controlar la actividad del franquiciado y por tanto la falta de ejercicio de dichas facultades lo hará responder frente al consumidor cuando el ejercicio de las mismas hubiere impedido el daño.
Desde mi punto de vista no constituye un argumento con fuerte base jurídica, debería ser necesario generar una teoría contraria a la del abuso del derecho, como la del desuso del derecho. El titular de un derecho puede ejercerlo o no pero de ninguna forma su falta de ejercicio puede considerarse fuente de responsabilidad, existirá ésta cuando tenga una obligación de ejercer contralor, pero no cuando sea titular de un derecho, la existencia de derechos o facultades coloca a su titular en una situación de libre albedrío, por tanto podrá ejercitar o no las facultades o derechos que le pertenecen.
También la doctrina expresa que no es posible que mediante una franquicia simulada el titular de la marca se exonere de responsabilidad. La simulación es una patología jurídica y en los casos en que la misma se produzca será necesario probarla, pero a nuestro entender por la patología no es posible adoptar una solución general y absoluta.
Otro criterio atributivo de responsabilidad reposa en el beneficio que obtiene el franquiciante al extender su imagen y productos a diversos mercados, por tanto resultaría injusta su exoneración de responsabilidad. Desde mi punto de vista se debe de tener mucho cuidado al momento de determinar los sujetos responsables en la relación de consumo. No considero que la sanción de la ley determine que se deba alzar una bandera a favor del consumidor y extender las responsabilidades sin base jurídica, no podemos responsabilizar al franquiciante por obtener un beneficio en la relación de consumo, ya que el principal beneficiario de que las mismas se produzcan es el propio Estado a través de su desestimulante régimen impositivo. El ejemplo es absolutamente burdo pero en definitiva tiende a poner límites al momento de atribuir responsabilidades.
Desde mi punto de vista a falta de norma expresa, a diferencia de lo que sucede en el derecho argentino, será necesario estudiar cada caso concreto. El licenciante de una marca puede perseguir exclusivamente un precio como contraprestación a la concesión del uso que efectúa de su marca. Puede obtener el pago en una sola partida por lo que ni siquiera le interesa la venta o no de los productos signados con su marca. El licenciante quizás no tenga interés en comercializar productos o prestar servicios en nuestro mercado, por tanto su inactividad de contralor se deberá a su falta de interés. En otros casos el licenciante o franquiciante puede colaborar de tal forma que participa en la producción de daños, ya sea por proporcionar procedimientos de producción erróneos, materias primas defectuosas, etc., en éstos casos son hechos del dueño de la marca los que generan el daño. Pero repito, a falta de norma expresa que determine la responsabilidad del franquiciante o licenciante, a falta de normas que les exija actividades de contralor, no es posible adoptar soluciones generales y se deberá analizar cada caso concreto.
La franquicia o licencia no genera identidad de sujetos de derechos, existen dos sujetos completamente independientes desde el punto de vista jurídico, no existe tampoco un control de sociedades, por tanto hay que ser muy cuidadoso al extender la responsabilidad de un sujeto a otro. Se deberá verificar si respecto al licenciante o franquiciante se constatan todos los elementos necesarios para considerarlos sujetos responsables, responsabilidad que se deberá apreciar conforme a nuestra normativa general y en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.
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