Derecho Marcario y Derecho del Consumidor

B)Independencia de marca y empresa.

La marca puede ser enajenada conindependencia de la empresa, y la enajenación de ésta no comprendenecesariamente la de las marcas que la integran. La mayoría de los paísesadoptan este sistema, [12]la Ley de Marcas de Argentina en su artículo 7 establece: “La cesión o ventadel fondo de comercio comprende la marca, salvo estipulación en contrario”,la Ley de Marcas de Paraguay en su artículo 40 establece: “La transferenciade una marca registrada podrá hacerse independientemente de la empresa titulardel derecho. La transferencia de la empresa comprende la transferencia de susmarcas, salvo reserva expresa” [13]

Dentro de los países que adoptan esterégimen algunos exigen la adopción de medidas especiales de publicidad y otrosno admitirán la separación de marca y empresa cuando se lesionen los derechosdel consumidor. La Ley de Marcas de Polonia No. 17 del 31/1/85 en su artículo16, establece: “1) La cesión de derecho derivado del registro de unamarca de fábrica no puede operar sin la empresa o una parte de la empresacuando exista riesgo de que los adquirentes sean inducidos en error sobre laprocedencia de los productos” 2) La cesión de derecho derivado del registro deuna marca de fábrica no puede operar sin la empresa o una parte de la empresacuando otras marcas están registradas a favor del cedente para los productos deun mismo género” En igual sentido la Ley Noruega de Marcas No.4 del 3/3/61modificada por Ley 104 del 20/12/96, en su artículo 33 establece: “....Eldepartamento de primera instancia de la Oficina de Patentes puede rehusarse aanotar la transferencia si esta no esta conectada con la transferencia delestablecimiento al cual la marca se vincula y entiende que el uso de la marcapor el  nuevo poseedor puede dar lugar aconfusión....”

En el ámbito latinoamericano la Ley dePropiedad Industrial del Perú No. 26017 en su artículo 115 establece: “Lamarca puede ser transferida con independencia de la transferencia del negocio oactividad económica que ella distingue. En este caso, la transferencia debedifundirse al público interesado antes de su inscripción de acuerdo a lasdisposiciones de la oficina administrativa competente.”

            El artículo 70 de nuestra Ley 17.011establece que la trasmisión de la empresa no implica necesariamente latrasmisión de la marca que la integra, en éste ámbito de regulación carecemosde normas tuitivas del consumidor.

V)Transferencia individual de marca y consumidor.

A)Derecho Comparado

En casi todos los regímenes jurídicos seimponen restricciones a las transferencias de marcas ya que las mismas sonconsideradas una posible fuente de confusión y engaño en el público consumidor,así La ley de Marcas paraguaya 1294 del 6/8/98 en su artículo 42 establece “Lacesión o transmisión será nula si tiene por objeto o consecuencia inducir alpúblico en error, particularmente en cuanto a la naturaleza, procedencia, elmodo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo delos  productos o servicios a los que seaplica la marca”, en igual sentido la Ley de Marcas de Italia 929 del21/6/42 en su artículo 15.4) establece: “La transferencia o la concesiónbajo licencia de la marca no debe en ningún caso inducir al público enerror en cuanto a las características que son esenciales para la apreciación delos productos o de los servicios” [14]La protección al consumidor también es consagrada en el derecho comunitarioeuropeo, así el Reglamento de marcas comunitarias 40/94 en su artículo 17.4establece: “Si de los documentos que establecen la cesión se dedujera deforma manifiesta que debido a esa cesión la marca comunitaria podría inducir alpúblico a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedenciageográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada,la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionarioacepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o a serviciospara los cuales no resulte engañosa”

El consumidor refleja en la marca, lacalidad, garantía, procedencia y cualidades de los servicios y productoscomercializados por determinada empresa, cuando la marca es enajenada; laempresa adquirente quizás no pueda proporcionarle a dichos productos oservicios idénticos atributos, siendo inevitable el engaño o confusión delconsumidor.

Una de las formas de prevenir el engañoes publicitando la transferencia [15]a través de medios de comunicación de alcance general, la Ley de Marcas deJapón en su artículo 24 numerales 3 y 4 expresa: “...3) La trasmisión de underecho de marca debe ser puesta en conocimiento del público con la inserciónde un aviso dentro de un diario cotidiano conforme a las prescripciones de unaordenanza del Ministerio de comercio internacional y de la industria”, elnumeral siguiente establece que la transferencia no se inscribirá sino despuésde efectuada la publicidad exigida. La Ley de marcas de Finlandia Nº 7 del10/1/64 en su artículo 33 proporciona una solución peculiar:”....Si laautoridad encargada del registro constata que el uso de una marca, aconsecuencia de una cesión, genera riesgo evidente de inducir al público enerror, la autorización de inscribir la cesión o registro es reservada mientrasque el riesgo de confusión no es eliminado por medio de una modificación de lamarca o de la adjunción de un elemento a la marca”

En forma casi unánime las legislacionesimpiden que por vía de transferencia, marcas iguales o semejantes pertenezcan a distintas empresas cuandoidentifiquen idénticos productos o servicios. El artículo 135 de la Ley dePropiedad Industrial de Brasil dispone: ”La cesión deberá comprender todoslos registros o solicitudes, a nombre del cedente, de marcas iguales osemejantes, relativas a producto o servicio idéntico, semejante o afín, bajopena de cancelación de los registros o archivo de las solicitudes no cedidas.” Enel mismo sentido la Ley mexicana de Propiedad Industrial en su artículo 145establece: “Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados losregistros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas seanidénticas y amparen similares productos o servicios o bien sean semejantes engrado de confusión......” el artículo 147 de la misma Ley expresa: “Sólose registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando setransfieran todas ellas a la misma persona” .

Unánimemente las legislaciones tutelan alconsumidor en relación a la transferencia de marca, veremos a continuación lapostura adoptada en el sistema jurídico uruguayo.

B)Derecho Uruguayo.

La Ley 17.011 al igual que laslegislaciones comparadas contempla la cesión de marcas iguales o semejantes noobstante con diversa finalidad, en su artículo 17 dice: “Sin perjuicio de lodispuesto por el artículo 14 de la presente ley, en el caso de transferencia,el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantesa la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas importa parael cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro, laque será declarada de oficio o a petición de parte”  La norma evita la posible mala fe delcedente que transfiere una marca y conserva otra igual o similar, en igualsentido el art. 4 Parágrafo Primero de la Ley de Propiedad Industrial deVenezuela expresa: “La cesión de una marca entraña la transferencia alcesionario de todo derecho sobre otras marcas iguales o semejantes del cedentesalvo expresa convención en contrario.”

Conformea los textos citados, Uruguay y Venezuela permiten que por vía de transferenciacoexistan marcas iguales o semejantes, admitiéndose así el engaño y confusiónal consumidor. Sin embargo, en nuestro país, ante la trasmisión de marcasiguales o semejantes, no resultaría completamente desamparado si analógicamentese aplicara al caso el artículo 22 de la Ley 17.011, dicha norma expresa: “LaDirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar lassolicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6° de la presenteley, en defensa de los derechos del consumidor” el artículo 6refiere exige que las solicitudes de marcas sean diferentes a las yaregistradas. El artículo 22 pomposamente parece proteger al consumidor, perosólo confiere discrecionalidad a la Administración, a diferencia de todas laslegislaciones comparadas que colocan a la Oficina Registral en una situación dedeber. Conforme a la norma uruguaya la Dirección Nacional de la PropiedadIndustrial cuando estime conveniente aplicará el artículo 22 y quizás cuando seencuentren en juego intereses más importantes que los del consumidor, no laaplique. La Oficina de Marcas evita el registro de marcas iguales o semejantesa otras previamente registradas en tutela de los derechos de propiedadindustrial, pero no en atención a la eventual confusión en que incurra elconsumidor. Lo expresado queda plenamente demostrado en la medida en que laDirección Nacional de la Propiedad Industrial admite que por vía detransferencia coexistan marcas idénticas o similares en el patrimonio dediversas empresas, no aplicándose analógicamente el artículo 22 de la Ley17.011.

El sistemamarcario uruguayo se apartó notablemente de una de sus fuentes, como lo es laLey de Marcas de España del 10/11/88. El sistema español clasifica a los signosmarcarios en principales y derivados siendo marcas derivadas aquellas “....quese soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticosproductos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, convariaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementosaccesorios”. [16]Las marcas derivadas son signos que presentan rasgos idénticos o similares alsigno registrado originariamente por la empresa, así Fiat es la marcaprincipal, mientras que Fiat Uno, Fiat Palio, Fiat Duna, son marcas derivadas.En el sistema español, trasmitida la marca principal, se deben trasmitirconjuntamente todas las marcas derivadas, evitándose así la coexistencia demarcas iguales o similares en poder de diversas empresas. [17]

VI)Licencia de marca y consumidor.

Mediante la licencia el titular de lamarca concede su uso a terceros, si la licencia no es exclusiva, el dueño de lamarca puede a la vez utilizar el mismo signo marcario, además el uso podrá serconcedido a un número indefinido de empresas. En consecuencia de lo expresado,distintas empresas comercializarán un mismo producto o servicio,identificándolo con idéntico signo marcario, la consecuencia inevitable será laconfusión y engaño del consumidor. Entre las diversas funciones de las marcas,éstas distinguen productos y servicios en el mercado, representan la calidad delos productos o servicios y el consumidor los adquirirá, por estar signados condeterminada marca. Como ya se indicó, la licencia no impide que el licencianteconserve el uso de la marca y además autorice nuevos usos a un númeroindefinido de personas. El consumidor puede resultar engañado respecto a laprocedencia y calidad de los productos, puede suceder que pretenda adquirir unperfume original y adquiera el fabricado por un licenciatario. La Ley 17.011guarda silencio en el tema y lamentablemente, la ley de relaciones de consumocontiene idéntico vacío legal.

En forma casi unánime los derechoscomparados contemplan los derechos del consumidor ante los perjuicios o engañosgenerados por una licencia de marca. La protección es plasmada de diversasformas, una de ellas consiste en exigirle al dueño de la marca la realizaciónde un contralor efectivo de la calidad de los productos y servicios prestadospor el licenciatario. La ley de Marcas de Paraguay en su artículo 33 expresa: “Paraefectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá contenernecesariamente disposiciones que asegure el control por parte del propietariosobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sinperjuicio del que podrá ejercer la autoridad competente en defensa delconsumidor.” En idéntico sentido el artículo 139 de la Ley de PropiedadIndustrial de México establece: “Los productos que se vendan o los serviciosque se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que losfabricados o prestados por el titular de la marca.....”

Los diversos contratos inscriptos en laD.N.P.I. contienen cláusulas de contralor, pero las mismas son pactadas enbeneficio del dueño de la marca, ya que procuran evitar el desprestigio delsigno marcario en el mercado. También se tutela al consumidor exigiéndole allicenciatario que utilice la expresión bajo licencia, cerca de la marcalicenciada. El art. 41 b) de la Ley rumana de marcas contempla como obligacióndel licenciatario “poner la mención bajo licencia cerca de la marca puestasobre los productos....”[18] La exigencia referida constituyeuna concreción del deber de información, el consumidor sabrá que estáadquiriendo un producto o servicio de una persona distinta al titular de lamarca, en tal caso, investigará antes de proceder a contratar, ya que nodepositará la confianza que le merece el producto o servicio original.

Ademásde establecerse normas preventivas, que procuran evitar la producción de dañosal consumidor, los sistemas jurídicos contienen disposiciones que establecen unrégimen acumulativo de responsabilidad, en tal sentido, el artículo 117 de laley de marcas peruana expresa: “En caso de licencias de marcas, ellicenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de losproductos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador deéstos. No cabe pacto en contrario”. Diversos ordenamientos jurídicosrechazan las solicitudes de inscripción de licencias que puedan resultarengañosas para el consumidor, así el artículo 34 de la Ley de marcas suecaestablece: “La licencia, a pedido, puede ser registrada en el Registro deMarcas. Ese registro no se hará cuando pueda ser perjudicial para el publico.”

La legislación nacional carece de normassimilares a la citadas, el engaño al consumidor resulta aún más evidenciable enmateria de franquicia,[19]el consumidor uruguayo confunde a la empresa nacional con la propia empresa extranjera,en definitiva, no tiene conocimiento de cual es la sociedad comercial uruguayaque presta el servicio o comercializa los productos. En la doctrina extranjera,existe quienes responsabilizan al franquiciante, por considerar que éste ejerceun control externo sobre el franquiciado, que genera una relación desubordinación técnica muy cercana a la dependencia. [20]Se expresa además que frente a los ojos del público y en virtud de la funcióndistintiva de la marca, el producto aparece como elaborado y puesto por elfranquiciante en el comercio, por tanto, todo daño generado al consumidordeberá ser reparado por él. [21]

Otra doctrina niega la responsabilidad enbase a dos argumentos básicos: a) Existe independencia entre franquiciante yfranquiciado, la franquicia y aún menos la licencia, generan identidad desujetos de derecho.[22]B) La falta de control por parte del franquiciante no puede generarresponsabilidad, ya que es imposible un control efectivo y permanente de laactividad del franquiciado. [23]  

VII)Concepto de Proveedor en la Ley 17.250

La falta de protección al consumidor enel marco normativo de la Ley 17.011 debió ser suplida por la Ley 17.250, sinembargo, ésta última, ni siquiera coloca expresamente al titular de la marca enla situación jurídica de proveedor. Durante años, en la doctrina  y jurisprudencia extranjera se discutió laresponsabilidad o no del dueño de la marca por daños generados al consumidor. Alos efectos de evitarse la especulación doctrinaria y jurisprudencial sesancionaron textos que inequívocamente consagran su responsabilidad. En elmarco del derecho comunitario europeo, la Directiva 85/374/CEE del 25 de juliode 1985 relativa a la responsabilidad por daños causados por productosdefectuosos expresa en su artículo 1 dice: “El productor será responsable delos daños causados por los defectos de sus productos”, mientras que elartículo 3 de dicha Directiva señala: “Se entiende por productor................. toda aquella persona que se presente como productor poniendosu nombre, marca o cualquier otro signo distintivo en el producto” [24].  Entre otras legislaciones internas la Leyargentina 24240 de defensa del consumidor en su artículo 40 expresa: “Si eldaño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación delservicio responderán el productor, el fabricante, el importador, eldistribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosao servicio...”

Nuestro legislador tuvo la oportunidad deresponsabilizar al dueño de la marca, sin embargo no se plasmaron lassoluciones normativas de los Derechos Comparados.

Mientras parte de nuestra doctrinadestaca como omisión importante el hecho de no haberse considerado comoproveedor a aquel que facilita o permite la utilización de su marca,[25]otros sostienen que la ley 17.250 sí considera sujeto proveedor al dueño de lamarca, y consecuentemente responsable por los perjuicios generados alconsumidor. [26]

Esta última doctrina expresa que elartículo 3 de la Ley 17.250, enumera enunciativamente a los sujetosproveedores. Sin embargo, ello no es tan claro, la Ley uruguaya no consagra lainequívoca solución del sistema jurídico peruano donde el artículo 3 b) de laLey de Defensa del consumidor de Perú expresa: “En forma enunciativa y nolimitativa se considera proveedores a.......”[27]

Aunque compartamos el carácterenunciativo de nuestra norma, la Ley al consagrar hipótesis de responsabilidadrefiere a sujetos concretos que integran el proceso de comercialización, talcomo lo hace el artículo 34 al regular la responsabilidad por vicio o riesgo: “...Elcomerciante o distribuidor sólo responderá cuando el importador y fabricante nopudieran ser identificados....”. Por tal motivo la propia Ley elimina laresponsabilidad del titular de la marca ya que no es admisible un conceptoamplio de importador o fabricante que lo comprenda. Además el carácterenunciativo del artículo 3 debe llevarnos a encontrar la norma que confiera aldueño de la marca la calidad de sujeto responsable, norma inexistente ennuestro sistema jurídico. Determinar que el propietario de la marca quedacomprendido en la enumeración legal no es una cuestión meramente formal,implica atribuirle responsabilidad sin norma, lo cual no es propio de un Estadode Derecho.

Quienes patrocinan la responsabilidad deltitular de la marca, utilizan diversos argumentos, se expresa que él, es quientiene la facultad de controlar la actividad del sujeto que usa su signodistintivo, y por tanto, la generación de daños por carencia de contralor, lohará incurrir en responsabilidad.[28]Pero si quien concede el uso de la marca, tiene una facultad  de contralor, podrá ejercerla o no, soloexistirá responsabilidad cuando no exista facultad y sí obligación, laexistencia de derechos o facultades coloca a su titular en una situación delibre albedrío y no de deber, la obligación de contralor es exigida por lamayoría de los sistemas jurídicos comparados, pero no por el nuestro.

Se expresa que la empresa que ejercedirectamente la actividad comercial podría evadir su responsabilidad medianteuna franquicia simulada, [29]sin embargo, la simulación es una patología jurídica y en los casos en que ellaexista, deberá ser probada, no debiéndose extraer de una patología solucionesgenerales, siendo reales la mayoría de las franquicias.

Se agrega como criterio de imputación deresponsabilidad, el beneficio obtenido por el dueño de la marca al lucrar conla concesión de su uso, [30]pero sí la obtención de beneficios es el criterio de imputación, deberemostambién responsabilizar al Estado, principal beneficiario del acto de consumomediante su régimen impositivo. El ejemplo es absolutamente burdo, pero sirvepara ilustrar la necesidad de proceder con cautela al momento de determinarcriterios atributivos de responsabilidad, y aún más sin norma legal.

Se argumenta que la empresa comercializaa través del bien incorporal denominado marca, y conforme al artículo 5 de laLey 17250 los bienes incorporales son productos, por tanto el titular del signoes un proveedor por colocar su producto, la marca. [31]Dicho argumento denota una tradicional confusión, la marca no es objeto deconsumo ya que el consumidor no la adquiere, sí lo es el producto o servicioidentificado con ella. [32]

            Sin dudas la marca induce al consumoya que se deposita en ella, seguridad y confianza, representándose además através de ella, las cualidades y caracteres del producto o servicioidentificado. La empresa que obtiene el uso de la marca procura adquirir suprestigio y beneficiarse de la inducción que genera,  siendo ello lícito al ser admitido por la normativa legal.Conceder el uso de la marca no constituye un hecho ilícito, [33]además la marca y su uso, no son la fuente de daños al consumidor, sí lo son,los vicios o defectos del producto o servicio comercializado por el usuario delsigno, no existe así, nexo causal que ligue la actividad del dueño de la marcacon los daños causados, no siendo admisible la atribución de responsabilidadpatrocinada. Si el consumidor resulta engañado, es debido a una regulaciónjurídica poco tuitiva de sus derechos, ya que no se atribuye al titular de lamarca la calidad de proveedor ni se consagran normas preventivas de engaño oconfusión como las del Derecho comparado. En nuestro sistema jurídico no existenorma alguna que contemple la situación del consumidor ante traspasos olicencias de marcas, por tanto, a la hora de pretender imputar responsabilidad,se debe de tener en cuenta el silencio deliberado de nuestro legislador. Alsancionarse las leyes 17.011 y 17.250 se utilizaron como fuentes, a normas desistemas comparados sumamente tuitivas del consumidor, entre ellas, laexposición de motivos de la Ley 17.011 cita a la Ley General de PropiedadIndustrial de Perú [34],sin embargo no fueron consagradas sus soluciones normativas, lo que demuestrauna intención deliberada del legislador.

Comoúltimo argumento, podría expresarse que el espíritu de la Ley 17.250 esproteger al consumidor, creando un nuevo concepto de responsabilidad en el quenecesariamente debería incluirse al titular de la marca.

DichaLey introduce algunas modificaciones al régimen de responsabilidad previsto porel sistema del Código Civil, pero ellas carecen, a nuestro entender, de lasuficiente envergadura para compartir la especulación teórica antes expresada.Se procura proteger al consumidor, pero sin agravarse en forma cualitativa nicuantitativa la responsabilidad de los sujetos proveedores, ello quedademostrado al no establecerse un régimen de responsabilidad solidaria, niconsagrarse expresamente su  objetividad[35].

En conclusión, son suficientes losargumentos contrarios a la posición que reputa como sujeto proveedor al titularde la marca. Nuestro sistema jurídico, sin dudas, no quiso lesionar el interésde las empresas multinacionales, titulares de las grandes marcas que gobiernanel mercado, generando así la desprotección de los derechos de una masa difusade sujetos, como lo somos, los consumidores.

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