04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Oposición y coexistencia de marcas

Un fallo de la justicia civil y comercial federal admitió la coexistencia de la marca "Yukón" utilizada por las contrapartes al tener en cuenta el registro de la misma en distintas clases del nomenclador y la diferente actividad comercial desarrollada por las mismas. El tribunal evaluó que mientras una se dedica al negocio inmobiliario, la otra fabrica y vende matafuegos. FALLO COMPLETO

 
Así se expidió la Sala II, en autos "Calás, Rolando c/Raúl V. Batalles S.A. S/ Cese de oposición al registro de marca" al considerar que ambas partes coexisten en el mercado, desde hace más de 25 años con la marca YUKON, una para distinguir "servicios inmobiliarios" y la otra para individualizar "matafuegos".

Rolando Dante Calás había solicitado el registro de "YUKON" en la clase 36 del nomenclador y a su concesión se opuso la firma "Raúl V. Batallés SA" por estimar que provocaría confusiones con su marca idéntica YUKON (sin dibujo), inscripta en las otras clases del Nomenclador internacional.

Con la finalidad de obtener el levantamiento de la oposición existieron algunas tratativas extrajudiciales en las que la peticionaria ofreció limitarlo a "agencias inmobiliarias de alquiler y venta de apartamentos, de propiedades inmuebles, inversiones de capital y clearing".

A partir de que su oferta fue rechazada, Calás consideró que "la oposición era infundada por transgredir el principio de especialidad y no darse ninguna situación excepcional que justificara apartarse de él" promoviendo contra la autora de la objeción la demanda por cese de oposición infundada.

La demandada insistió en la confundibilidad de los signos invocando jurisprudencia según la cual "es pertinente la oposición con títulos de una clase al registro en otra cuando, por la semejanza de las marcas, se puedan producir confusiones directas o indirectas".

Por us parte, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial declaró que no le ha sido concedida aún la renovación que solicitó de la clase 37 - que comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o maestros de obra en la construcción o la fabricación de edificios permanentes, carreteras, puentes, servicios de reparación de deterioros de edificios, etc.-, de la que además parece haber desistido.

A su turno, los camaristas coincidieron con las evaluaciones que realizó el tribunal de primera instancia, quien consideró que las actividades a las que se dedicaban las litigantes -mercado inmobiliario la actora; venta de matafuegos la demandada- no presentaban punto de contacto alguno.

Asimismo destacaron que ambas desarrollaban su negocio desde hacía muchos años empleando la marca YUKON en forma pública y pacífica -la actora desde 1956; la demandada desde 1985-, sin que se advirtiera en el peticionario propósito espurio de indebido acercamiento, ni daño derivado de una eventual "dilución" del signo, puesto que existía la misma marca registrada varias veces a nombre de terceros.

Vocos Conesa, destacó en su voto que "el titular de un signo tiene el derecho de uso exclusivo sólo respecto del producto o servicio o de la clase en el que fue registrado" aunque la ley protege a los consumidores y ampara una competencia comercial sana, por lo que "el titular de una marca puede oponerse al registro de otra idéntica o similar, destinada a diferenciar productos o servicios distintos, cuando se den circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión.

"Con los datos que obran en el expediente, es incontrovertible que los matafuegos YUKON no satisfacen el nivel de una marca o signo de alto renombre, y si lo son, a mí no me consta. La demandada debió allegar la prueba pertinente y no lo ha hecho, de manera que la insistente invocación resulta desprovista de sustento probatorio" sostuvo Voscos Conesa.

Por su parte, Calás se dedicó a los negocios inmobiliarios en la ciudad de Córdoba desde el año 1956 y persistió en ellos hasta la actualidad, habiendo alcanzado notoriedad en su actividad usando el nombre y marca YUKON u ORGANIZACIÓN YUKON.

Por ello, en criterio que fue compartido por el tribunal, los magistrados admitieron la demanda en razón de la antigüedad de las tareas inmobiliarias llevada a cabo por la actora, la formación de una clientela y el desarrollo de una actividad lícita al amparo de la marca de hecho "YUKON" durante más de medio siglo es merecedora de tutela jurídica conforme con los principios generales del derecho.



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