En 1977, Laboratorios Bagó S.A. solicitó el registro de la marca LIPIDIUM para un producto “hipolipemiante”, que fue concedido en 1984, y posteriormente renovado. En 1995, otra compañía, Fournier Industrie et Santé, solicitó el registro de la marca LIPIDIL para “un producto medicinal hipolipidemiante de uso humano”, concedido en 1997, y en 1999 esta empresa promovió contra Laboratorios Bagó S.A. la demanda de autos, con el objeto de lograr que el juez declarara la caducidad de la marca LIPIDIUM por falta de uso, argumentando que no había sido usado hacía cinco años.
Bagó respondió que “no era cierto el no uso del signo LIPIDIUM y, por otra, que la actora -que había podido registrar sin inconvenientes de ninguna especie la marca LIPIDIL y no era objeto de turbación en cuanto a su uso- carecía de “interés legítimo” para formular la referida demanda de caducidad; máxime ponderando que fue ella quien provocó la coexistencia registral y consideró que LIPIDIUM y LIPIDIL eran inconfundibles, pues realizó todos los trámites para inscribir esa última marca cuando ya estaba registrada desde hacía años la anterior”.
En primera instancia, el magistrado desestimó la pretensión avalando los fundamentos de la accionada, y juzgó que la parte actora no había acreditado el interés legítimo necesario para sustentar la demanda de caducidad marcaria, tras explicar que para solicitarla el actor debe estar asistido de “interés legítimo”, circunstancia que se da cuando el signo atacado forma obstáculo al registro de un signo marcario pretendido por el demandante, o cuando la marca cuestionada perturba o interfiere u obstaculiza el uso de la que es titular el actor.
A su turno, los camaristas entendieron que “la declaración judicial de caducidad del signo LIPIDIUM no ocasiona, sustancialmente, un gravamen real a la demandada no bien se pondera que esa marca no superó el mero estado registral desde que fue solicitada en 1977 hasta el presente y, por otro lado, que muy probablemente -por haber sido renovada con base en una declaración falsa de uso- el título actual se encuentre viciado de nulidad absoluta”.
“Por lo demás, circunstancias sobrevinientes al registro de la marca de la actora (LIPIDIL) bien pueden justificar un cambio de actitud en la defensa del signo, como por ejemplo si éste -por fuerza de grandes inversiones- hubiera conquistado una significativa clientela y la marca no usada, ante esa realidad comprobada y la similitud de los vocablos, se decidiese a explotarla aprovechando la propaganda y el prestigio alcanzado por su adversaria”, agregaron los magistrados.
Por ello, decidieron hacer lugar a la demanda, ya que las marcas son claramente confundibles (LIPIDIL-LIPIDIUM), y “la eliminación por caducidad de una de ellas comporta una solución que es concorde con la finalidad de la Ley: evitar la confusión por coexistencia de marcas de subida semejanza”, sin afectar de este modo la doctrina de los propios actos, de singular juego en la materia, desde que no consulta más que el interés de las partes y desatiende un aspecto fundamental como es el interés del público consumidor.