Para remover el obstáculo, Nemesio Filipuzzi entabló éste juicio, requiriendo que se declarara improcedente la oposición al registro de la marca solicitada. Pero el a quo rechazó la demanda y, en consecuencia, declaró procedente la oposición deducida al registro de la marca “ACORAZADO” para identificar productos de la clase 21, con costas a cargo de la vencida. Acto jurisdiccional que fue apelado por el actor.
A su turno, los jueces explicaron que la razón social es el nombre de las sociedades de personas. Sin embargo, cuando se utiliza para distinguir una actividad se convierte en una designación –según el art. 27 de la Ley 22.362-, la que cuenta, reunidos ciertos requisitos, con la protección otorgada a este tipo de signos distintivos por la ley marcaria.
Señalaron que los mecanismos necesarios para la adquisición de derechos sobre marcas y designaciones son sustancialmente distintos. Mientras el derecho sobre las primeras se adquiere con su registro, el que se tiene sobre las segundas deriva de su uso. Así lo establece la Ley de Marcas, cuyo artículo 28, prevé que la propiedad de la designación se adquiere con su uso y únicamente respecto del ramo en el que es utilizado.
Además, advirtieron que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido que la adquisición del nombre comercial se logra por el uso continuado, público y pacífico que de él se hiciera, con prescindencia del registro. Aunque señalaron que ello no obsta a que los conflictos se produzcan, y que un comerciante, en defensa de su nombre, pueda -dentro del ámbito de la actividad específicamente desarrollada o en áreas que guardan conexidad- oponerse a que se registren marcas idénticas o confundibles, otorgando preeminencia al aspecto temporal. Lo cual hallaría justificativo, -según los magistrados- en la necesidad de evitar que, merced a la identidad entre solicitud de marcas y nombres o viceversa, el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere.
Igualmente, señalaron que “no existe una regla general que conceda prioridad ya sea al derecho de las marcas o a las designaciones”. Entendieron que, a fin de determinar cuando predomina una sobre la otra, debe conocerse la situación existente al momento de nacer los derechos sobre la designación, o sea, “al comenzar su uso”. A lo que aclararon que “si en ese momento existía un derecho derivado de un registro marcario, el uso que se realice en infracción a tal derecho es ilícito”.
Al respecto advirtieron que la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que la prioridad de derechos de una marca frente a una designación se debe fijar a partir de la fecha de solicitud del registro de la marca. De lo contrario, presentada una solicitud de registro marcario, cualquier persona que pretendiera frustrarla podría proceder al uso de igual signo como designación, “creando una prioridad que inutilizaría total o parcialmente al registro intentado”.
Con respecto al caso concreto, tuvieron presente el hecho que la accionante solicitó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro del signo “ACORAZADO” el 26 de noviembre de 1997, para distinguir productos comprendidos en la categoría 21 del nomenclador internacional.
Mientras que por su parte, de las constancias de la causa se extrajo que la denominación social de la demandada -ACORAZADA SA- está inscripta en la Inspección General de Justicia desde 1988. Asimismo, quedó probado que la demandada se dedica a producir algunos artículos de limpieza -tales como trapos de piso, paños de limpieza, trapo rejilla, guantes de látex, etc.-; y, que comercializa sus productos mediante marcas propias (tales como Mister Trapo, Magic Soft y Shiny) las cuales incluyen la denominación “Acorazado S.A.”, que constituye el nombre del fabricante y con marcas pertenecientes a clientes.
Además, del peritaje contable surgió que la demandada importó guantes de goma y los puso en el mercado con el nombre Acorazado a partir de 1998, es decir, con posterioridad a la solicitud de registro de la marca por parte de la actora. Consecuentemente, teniendo en cuenta que la situación debe evaluarse a la fecha de solicitud del registro de la marca, concluyeron que la demandada “no aportó -como era de su propio interés- prueba alguna tendiente a demostrar que utilizaba, desde su constitución, la designación ACORAZADO para distinguir los productos que comercializa, como lo sostuviera en la contestación a la demanda”.
Por ello, revocaron la sentencia apelada, y, en consecuencia, declararon infundada la oposición que dedujera la demandada a la solicitud de marca “ACORAZADO”, en la clase 21 del nomenclador internacional.