Acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca
SÍNTESIS: La marca es el signo que identifica un producto o servicio y los distingue de los demás en el mercado. El derecho que confiere una marca es un derecho de exclusiva que consiste en impedir que cualquier tercero use en el mercado un marca idéntica o similar a la registrada. El presente trabajo aborda las acciones para la defensa de la exclusividad del titular de la marca.
1) INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO DE EXCLUSIVA.
Los derechos intelectuales, patentes, marcas diseños y modelos industriales, derechos de autor, son caracterizados por la doctrina como derechos de exclusiva.
La protección jurídica de los bienes inmateriales se articula sobre la concesión de uso exclusivo (monopolio de explotación) y de un derecho de exclusión o prohibición (ius prohibendi) ejercitable erga omnes.[1]
Las facultades del titular de un derecho industrial – marca en nuestro caso - se enumeran en sentido negativo.[2]
Así la doctrina ha señalado que “el contenido de las prerrogativas del propietario de la marca se definen negativamente como en el caso de las patentes y conforme el artículo 5 de la Directiva europea de 1988. Lo que precisamente se estipula que los terceros no pueden hacer sin la autorización del titular es lo que el legislador define como el contenido de su derecho”. [3]
El derecho del titular de una marca, brindado por la legislación específica, se agota en la facultad de excluir a terceros del uso de esa marca y/o toda otra similar que lleve al consumidor a un riesgo de confusión o de asociación.[4]
La marca brinda a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone que el único empresario legitimado para la reproducción o materialización de la concepción protegida es el titular del derecho.[5] Cualquier otro sujeto que lleve a cabo tal actividad, para hacerlo lícitamente, habrá de aparecer como causahabiente del propio titular de la exclusiva, bien por ser su sucesor, bien por haber obtenido de él una cesión o una licencia de hecho.[6]
Y decimos que la legislación sólo otorga el derecho de exclusiva – también llamado ius prohibendi – porque el derecho positivo sobre la marca – usarla en el tráfico comercial – no surge de la legislación ni del registro, sino que es una manifestación de la libertad de comercio establecida en el art. 14 de la Constitución Nacional.
En este sentido ha señalado Franceschelli que lo característico de los derechos sobre bienes inmateriales es que se concretan en un ius prohibendi, un ius excludendi alios, lo que los distingue netamente de la propiedad y de su ius fruendi. [7]
Roguin por su parte afirma que el empresario no necesita para reproducir su obra – su marca en nuestro caso – estar dotado de ningún derecho especial; le basta con usar la libertad general de industria y de trabajo. Para lo que necesita ese derecho es para prohibir que los demás la reproduzcan. Eso es lo que no podría hacer si no tuviera el derecho exclusivo.[8]
En nuestro país, la Ley de Marcas Nº 22.362, en su artículo 4º establece: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.”[9]
Mayor claridad y amplitud tenía, según nuestra opinión, el artículo 6º de la derogada Ley 3975 que establecía:
“la propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho a oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley”.
Lo concreto es que del artículo 4º de la ley de marcas se desprende el ius prohibendi del que está investido el titular, el que ha sido reconocido por la Jurisprudencia.
“El titular de una marca legítimamente registrada tiene el derecho a su uso exclusivo y a demandar el cese de cualquier otro signo que invada su esfera.”[10]
En los Tratados Internacionales relativos a la Propiedad Industrial se hace hincapié en el derecho de exclusiva del titular de los registros marcarios. Así establece el artículo 16 del Acuerdo de los ADPIC ( Aprobado por Ley 24.425):
El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.
En análogo sentido, el artículo 11 del Protocolo de Marcas del MERCOSUR, del 5 de agosto de 1.995 (MERCOSUR/CMC/DEC. NRO. 8/95 ) establece:
El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintivo del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular.
El ius prohibendi, se ejercita por la vía de la acción de cesación de uso. Asimismo, el titular está investido del derecho a reclamar los daños y perjuicios por el uso de su marca que terceros hicieren sin su consentimiento.
Este trabajo aborda la defensa de la exclusividad de la marca en el mercado que se ejercita en la vía judicial civil a través de las acciones de cesación y daños y perjuicios.[11]
En una primer parte abordaremos la acción de cese de uso de marca indicando la legitimación activa, pasiva y las medidas que puede adoptar el juez para hacer cesar el uso, prohibir su continuación y remover los obstáculos causados por la infracción.
En una segunda parte trataremos la acción de daños y perjuicios por infracción marcaria, desarrollando los presupuestos del deber de reparar en esta materia y la forma de cuantificar los daños causados por infracciones a derechos de exclusiva en materia de signos distintivos.
2) EL CESE DE USO MARCARIO
i) Fundamento:
La acción civil de cese de uso de marca tiene fundamento legal en el artículo 4º de la ley 22.362 que hemos reproducido más arriba. [12]
La jurisprudencia ha resuelto que “nadie, sin autorización del titular del registro en nuestro país, puede invadir el ámbito otorgado a su marca y que, si así lo hace, al margen de sus intenciones, se configura un ilícito civil susceptible de tutelar en este fuero” [13]
La Doctrina menciona que “el evitar la confusión que puede causar el uso de una marca es el motivo más usual de las acciones tendientes a obtener la cesación de uso” [14]
ii) Legitimación activa:
La legitimación activa para la promoción de la acción de cese de uso está en cabeza, en principio, del titular registral de una marca. ( conforme artículo 4º de la ley de marcas y en el mismo sentido el artículo 11 del Protocolo de Marcas del Mercosur y el artículo 16.1 del TRIPS).
No obstante, tanto la jurisprudencia como la doctrina ha ido ampliando la legitimación activa a favor de titulares de marcas notorias o renombradas y aún de marcas de hecho intensamente usadas. [15]
El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece en cabeza del titular de una marca notoriamente conocida en alguno de los países de la unión, el derecho de impedir el uso de la reproducción de esa marca, o de una imitación o traducción, susceptibles de crear confusión con la marca notoria.
Por su parte, el artículo 9º apartado 6) del Protocolo de Marcas del Mercosur amplía la protección especial al titular extrarregistral de una marca renombrada en los siguientes términos:
“Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio. “
iii) Legitimación pasiva:
La legitimación pasiva está dada por la persona que, en el curso de actividades comerciales, usa la marca de un tercero o un signo susceptible de causar un riesgo de confusión directa o indirecta con la marca de un tercero.
En la mayoría de las ocasiones, la noticia de una infracción marcaria le llega al titular sin tener la certeza de quien es el infractor. Para su determinación ha de emplearse el procedimiento cautelar de las medidas preliminares y de prueba anticipada. Estas medidas tienden a determinar con la mayor certeza posible la persona del infractor y la magnitud de la infracción, en orden a la cuantificación de los daños y perjuicios.
Cabe poner de resalto que la acción de cese de uso es de naturaleza objetiva, es decir que al contrario de las acciones de daños y perjuicios, el uso de la marca ajena genera la obligación de cesar independientemente de la existencia de culpa o dolo por parte del infractor. [16]
Cabe distinguir entonces el ilícito civil de uso indebido de marca, el cual se produce con la conducta objetiva de invadir la esfera de exclusividad del titular de un signo distintivo, de los delitos dolosos de falsificación o imitación fraudulenta tipificados en los diversos incisos del artículo 31 de la ley 22.362.
Así lo ha hecho recientemente la jurisprudencia:
“La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro ( art. 4 de la Ley de Marcas), estando probado – hecho que no se discute – que la actora tiene inscripta en la clase 4 el signo NO SMOKE. Dicho registro otorga a su titular el derecho de reclamar por vía civil, entre otras cosas, la cesación del uso de la marca o de la designación en infracción ( arts. 33 y 35 de la ley citada). Y como ese fue el alcance de la demanda promovida en este fuero civil y comercial federal, resulta innecesario pronunciarse acerca de si ocurren, en el caso, los extremos que configuran el delito de usurpación de marca, desde que – para la procedencia de la acción incoada – basta la prueba del uso de una marca o de un nombre en infracción, esto es, pertenecientes a un tercero y sin su autorización para hacerlo.” [17]
iv) Limitaciones al derecho sobre la marca. Uso privado e importaciones paralelas.
No todo uso de marca ajena se convierte en una infracción. Existen limitaciones al derecho del titular de una marca, entre las cuales se encuentran el uso privado y el agotamiento del derecho.
En cuanto al primero, el titular de marca no puede perseguir a quien tiene productos en infracción para uso personal, solo puede perseguir la infracción mientras la mercadería está siendo objeto de una actividad comercial (almacenamiento, compraventa, transporte, etc).
En cuanto al segundo, se entiende que el derecho del titular de una marca se agota con la primera puesta de la mercancía en el comercio por si mismo o con su consentimiento.
La marca no puede transformarse en un medio de manejar los canales de comercialización. Para este fin están los contratos ( distribución, franquicia, etc).
El agotamiento del derecho de marca es además de una limitación al derecho del titular de la marca, una medida que permite la libre circulación de bienes y servicios y fomenta la competencia ya que permite las llamadas importaciones paralelas.
La jurisprudencia argentina reconoce este instituto y podemos decir que desde bastante tiempo atrás, nuestros jueces han seguido el sistema del agotamiento internacional.
Recientemente se ha resuelto:
“Si la demandada – sin adoptar recaudo prudencial alguno – importó relojes con la marca de la actora que provenían de un robo, ello configuró una infracción al derecho marcario, pues tal importación, por ende, se hizo sin conocimiento ni consentimiento del titular del derecho” [19]
Aún en desconocimiento de los hechos acaecidos en el robo indicado, no coincidimos con el razonamiento de la sentencia, puesto que el consentimiento no es necesario para la importación, sino que debe ser otorgado por el titular para poner la mercadería en el comercio. Si la mercadería fue puesta en el comercio, luego robada y con posterioridad introducida en el país por un tercero comprador de buena fe de la misma en el extranjero, la importación no configura una violación de marca puesto que la mercadería es legitima (no es falsificada).
Lo que se juzga aquí es si la primera comercialización de la mercadería fue por el titular o con su consentimiento, una vez puesta en el comercio, se agota el derecho del titular, no puede entonces renacer por la existencia de un ilícito posterior, el cual obviamente es reprobable y debe ser juzgado pero de acuerdo con el ilícito del que se trate y no por vía del procedimiento marcario.
El consentimiento del titular para la importación no es necesario, solo lo fue para la primera puesta en el mercado que puede haber sido en el mercado interno de un país extranjero. [20]
El tema del agotamiento del derecho de marca tiene vital importancia en el ámbito del MERCOSUR puesto que servirá para no impedir la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito del Mercado Común. [21]
v) Objeto de la Acción:
La acción de cese de uso tiende a impedir un uso que está en curso de ejecución, a prohibir la reanudación de un uso indebido discontinuado y a remover los efectos del uso indebido. Asimismo puede tender a la publicación de la sentencia en medios de difusión general a costa del infractor.
El artículo 34 de la ley 22.362 dispone:
“ El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar :
a) e1 comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción,
b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.
El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuera condenado o vencido en juicio.”[22]
El dinero procedente de la venta de las mercaderías puede ser imputado, a pedido del actor, a la cuenta resarcitoria proveniente de la infracción.
3) LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.
En materia de marcas la responsabilidad civil se rige por las reglas generales contenidas en el Código Civil artículos 1109 y ss. No obstante la doctrina y jurisprudencia han establecido reglas específicas en orden a facilitar la prueba de los daños estableciendo ciertas presunciones.
Examinaremos a continuación la cuestión de la responsabilidad civil en orden a la reparación de daños por uso indebido de marcas.
La doctrina civilista [23]establece los presupuestos del deber de reparar, los cuales son:
1) Hecho ilícito.
2) Factor de atribución (culpabilidad)
3) Daño
4) Relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño.
Probada la existencia del daño, el Código Procesal establece el deber judicial de fijar el importe, aunque no esté justificado su monto ( art. 165 in fine).
A continuación desarrollaremos cada uno de los presupuestos del deber de reparar
1) Hecho Ilícito
El concepto de ilicitud objetiva viene dado por la disconformidad de la conducta obrada por el sujeto con el Ordenamiento Jurídico. [24]
Se trata de una observación previa y primaria del acto, que no penetra aúnen la subjetividad del agente. [25]
El principio de ilicitud en la órbita de la responsabilidad extracontractual está contenido en el art. 1066 del C.C.
Asimismo el art. 31 de la ley establece que: “ Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón de pesos ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000): b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización”
2) Factor de atribución (culpabilidad)
El art. 1067 del C.C. establece que “no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia”
La culpa, por su parte, es la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de personas, de tiempo y del lugar ( art. 512 C.C.). Asimismo, el art. 902 del mismo cuerpo legal establece que “ cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”
La jurisprudencia en materia de propiedad industrial ha señalado que la culpa es suficiente como factor de atribución. Así se ha resuelto.
“la inexistencia de una conducta dolosa, si bien puede constituír un elemento a ponderar a los efectos de determinar el resarcimiento, no basta para descartar la procedencia de éste ( conf. O’ Farrell, E. Nota al fallo de causa 7407, La Ley 1991-E p. 328). “ [26]
3. Daño
El daño es el perjuicio causado a un tercero susceptible de apreciación pecuniaria, directamente en las cosas de su propiedad o indirectamente en la persona, sus derechos y facultades. ( arg. Art. 1068). Comprende no solo el perjuicio efectivamente sufrido ( daño emergente) sino también las ganancias de las que fue privada la víctima por la conducta del agente (lucro cesante). Arg. Art. 1069.
En materia de infracciones a la propiedad industrial, la doctrina [27] y la jurisprudencia se deciden por entender que de toda infracción se deriva un perjuicio. La existencia del daño, el quid, resulta automático de la violación de la marca, queda por determinar el quantum, la magnitud de la infracción para lo cual se perfilan tres sistemas: las pérdidas del titular del derecho, las ganancias del infractor o el criterio de la regalía presunta.
“En virtud de la infracción cometida por el accionado, sólo resta evaluar los daños y perjuicios ocasionados y determinar su monto. Al respecto, se ha resuelto en diversas oportunidades, con criterio que comparto, que: “en el ámbito del derecho a la propiedad industrial, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión del derecho legítimamente obtenido tiene origen en conductas maliciosas, la más moderna doctrina se inclina –no sin sólidos fundamentos- a sostener que, como regla, toda usurpación de marca, designación social, patente de invención, modelos ornamentales, modelos de utilidad, etc. provoca un daño. Y como éste, en general, es de difícil prueba (cuando no imposible), los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces –para superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como vehículo de la impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones dolosas- recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte del Código Procesal en función de una delicada apreciación de las condiciones de cada causa –naturaleza y precio de la mercadería, bocas de expendio, calidades del público consumidor, concurrencia de mala fe, proximidad de los negocios, etc[28]
“...tanto la doctrina como la jurisprudencia más moderna de esta Cámara han puesto de relieve, en materia de infracción a nombres y marcas de productos y servicios, la notoria dificultad –cuando no imposibilidad- que existe para probar la relación de causalidad entre una infracción y los daños derivados de ella, e, inclusive, para acreditar el daño en sí propio. Por eso, con razones que valen también para el régimen de los modelos y diseños ornamentales, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita del derecho de la propiedad industrial, sobre todo si –como en el sub examen ocurre- se percibe una conducta maliciosa, caracterizada doctrina se ha pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que aquélla no produzca beneficios ni quede impune por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. Y la jurisprudencia de esta Sala, desde hace algunos años, se ha flexibilizado aproximándose al criterio de los tratadistas, bien que sin aceptar generalizaciones y con la precaución –propia de la función judicial- de atender caso por caso, según sus notas peculiares y con particular afinación del juicio, concorde con lo que exige la dificultas intrínseca del tema”.[29]
“..según dije en la citada causa 25123/94, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños – a favor del titular del derecho conculcado – como fruto causal eficiente del ilícito, desde que, aunque de prueba a veces diabólica, el juez llega a la certeza moral de que el infractor ha ocasionado daños ciertos y no meramente conjeturales”.
“En estos principios, explícita o implica, se enrola mi voto en la causa 7491 del 4-9-90, que no constituyó una expresión aislada sino una manifestación del realismo jurídico antes apuntado, que responde en última instancia a la finalidad de cohibir el provecho injusto y restañar el daño ilegítimamente causado con el objeto de contribuir, en la medida de lo posible, a la moralización de las costumbres en el complejo mundo de las actividades mercantiles. Y son otros tantos ejemplos de esta saludable corriente jurisprudencial las decisiones de la Sala I ( causa 640 del 8-10-70), de esta Sala II ( causa 5221 del 9-10-87), y de la Sala III (causa 4465 del 6-3-87)”
“frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial, diversos autores se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. Y la jurisprudencia de esta Sala, desde hace algunos años, se ha flexibilizado aproximándose al criterio de los tratadistas...” [31]
En autos Fada Ind. Com y Farm SRL c/ Revlon Inc. s. Cese de uso de marcas, daños y perjuicios, Causa 9283/93, del 25-11-97, SALA II se resolvió:
“ La función de una marca, según es sabido, es identificar un producto y diferenciarlo de otro u otros ( conf. J. Otamendi, op cit p.7). Y el cabal cumplimiento de esa función importa en alto grado a una comunidad, estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, constituyen su prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirentes pueden, por los signos marcarios, seleccionar y elegir las cosas que se les ofrecen ( confr. Esta Sala, causa 687 del 20-10-81).
“ Siendo ello así, el debilitamiento de la marca que provoca la coexistencia con otra marca idéntica – aún cuando la primera no revista el carácter de marca de alto renombre o notoria – constituye un daño, ya que no parece discutible que las marcas no son bienes desprovistos de valor económico. Es claro, en consecuencia, que la pérdida de poder identificatorio de una marca – su debilitamiento o dilución – son factores causantes de un daño cierto, y no meramente hipotético o conjetural; carácter que no desaparece por el hecho de que su valuación sea verdaderamente problemática. Y la presencia ilegítima en el mercado de una marca idéntica a la registrada produce, asimismo, una cierta disociación entre artículo y marca, lo que también constituye un daño pues – mientras más estrecha sea la relación entre marca y producto que distingue – mayor es el valor de la primera, como lo demuestra el hecho de que algunos artículos llegan a ser identificados en su naturaleza por la designación marcaria ( v. Gr.: nylon, gomina, gillette,etc).”
“ La concurrencia de ambos aspectos de proyección dañosa no requiere la producción de específica prueba sobre esta última: la concurrencia marcaria por un lapso más o menos prolongado origina la erosión de la marca legítima diluyendo su fuerza distintiva, como consecuencia natural del hecho antijurídico. Y, si por la razón que fuere, la incidencia perjudicial no hubiese llegado a plasmarse, de todos modos me parece indiscutible que la indebida coexistencia de la marca ilegítima con la marca legítima obra, cuando menos como una chance (negativa) de mantener la fuerza propia de la marca, cabiendo recordar que la pérdida de la chance constituye – también en esta esfera del derecho de la propiedad industrial – un daño cierto y no conjetural.”
En el derecho comparado, se entiende que un acto de infracción marcaria implica per se la generación de un perjuicio. Señala la doctrina francesa que los actos de contrefacon tienen efectos nefastos sobre la imagen de marca.[32] Ellos entrañan frecuentemente una depreciación de la marca por envilecimiento, perdida de efecto atractivo para la clientela, generalmente por consecuencia de la menor calidad de los productos falsificados, o de la banalización de la marca o de la perdida de su unicidad.
4. Relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños causados.
La causalidad es la relación de un hecho dañoso con el sujeto a quien se le atribuye[34]
En materia de propiedad industrial, tanto la doctrina como la jurisprudencia han puesto de manifiesto que, comprobada la existencia de una infracción a derechos de propiedad industral, debe, con criterio realista, presumirse la relación de causalidad con el daño.
Esta jurisprudencia, obedece al criterio realista y de la experiencia, por el cual el acto humano debe haber sido propio para producir el resultado. [35]
Así la doctrina ha dicho que “establecido que el autor de un acto ilícito previó o pudo prever un resultado dañoso (culpabilidad), responde a todos los demás resultados normales de su acto (causalidad), aunque el no los previera ni pudiera preverlos y aunque aquel solo resultado previsto o previsible para él no se haya producido” [36]
IV) CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.
La determinación de los daños y perjuicios causados por infracciones a la propiedad industrial constituyen una diabólica probatio. Es por ello que la doctrina nacional y extranjera, seguida por la jurisprudencia más reciente de la Excma Cámara han adoptado criterios presuncionales para estimar el monto del resarcimiento.
Se parte de la presunción que, toda infracción per se acarrea un daño. A partir de allí ha de estimarse en cuanto la de indemnizarse al titular del derecho dañado.
La prueba pericial puede en casos determinar los beneficios del demandado, pero existe una dificultad, sino imposibilidad, de ligar los beneficios del infractor con los perjuicios del titular.
Esto ha llevado a que se desarrollen tres criterios para determinar el monto de la indemnización [37]
1) Beneficios que hubiera obtenido el titular del derecho de no ocurrir la infracción.
2) Beneficios del infractor causados por la violación.
3) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utlización conforme a Derecho.
El criterio del beneficio del infractor es el que ha tenido mayor aceptación en el Derecho Comparado.
Así en Alemania se ha utilizado el criterio ante la explotación parasitaria de un bien jurídico ajeno. El Tribunal Federal de ese país ha señalado que el infractor de una marca percibe ganancias que no hubiera obtenido de no haber utilizado la marca ajena, está obligado a restituir tales ganancias al titular de la marca. [38]
En el derecho norteamericano, el accounting of profits ( esto es, la determinación de los beneficios obtenidos por el infractor de la marca) es una pauta que los tribunales han venido aplicando reiteradamente.
Así en el caso Maier Brewing Co. V. Fleischsmann Distilling Corp, de 1.968 se destaca expresamente que la aplicación de los principios equitativos del enriquecimiento injustificado permite proteger los valores intangibles inherentes a la marca y, al mismo tiempo, los intereses del público de los compradores. [40]
La doctrina Argentina también se pronuncia por la aplicación de este criterio. Así Echeverry, señala que la restitución de utilidades tiene fundamento legal en la aplicación analógica del art. 20 del decreto 6673/63 de modelos industriales conf. El art. 16 del C.C. Asimismo la fundamenta en el art. 34 y 37 de la ley de marcas. [41]
Idéntica postura sostiene Faerman quien señala que “el infractor está tomando algo que no le pertenece y lo utiliza para hacerse de un beneficio. Si se le permite retener ese beneficio, es el infractor quien está obteniendo un enriquecimiento injustificado” [42]
Otamendi, [43]Señala que para obtener un resarcimiento “basta con probar la existencia del ilícito y las ventas efectuadas con la marca en infracción para que el juzgador tenga una base suficiente para la fijación del monto”.
Asimismo, Otamendi cita a Callman, para quien se debe presumir la relación entre las utilidades del infractor y las pérdidas de la víctima.
Esta última tesis ( beneficios netos del infractor) ha tenido una favorable acogida en nuestra jurisprudencia.
En la jurisprudencia se ha admitido la opinión de Rudolf Callman ( citado por Otamendi) según la cual “procede la presunción que hay una relación definida entre las ganancias del demandado y las pérdidas del actor, ambas atribuibles al desvío de las ventas que resultan de la conducta del demandado”. ...” el monto del daño debe fijarse... por el beneficio neto adicional que el actor hubiera probablemente realizado si hubiera tenido el beneficio de las ventas del demandado..”[44]
En causa 4970 “Nina Ricci S.A. R.L. c/ Lagny S.A., sala II del 10-3-87, al finjar como indemnización el 80% de las utilidades del demandado se afirmó: “normalmente la prueba del perjuicio es en estos casos prácticamente imposible, motivo por el cual aquel único dato fácilmente comprobable – las ganancias del usurpador – es tomado como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante estimación prudencial ( art. 185 CPC)”.
En la causa 2218, “García Ovidio Antonio c. TELEFE S.A.”, Sala III del 28-10-97, se afirmó que “por lo general, el único dato fácilmente comprobable – las ganancias del usurpador – es tomada como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante una estimación prudencial”.
Criterio de la regalía presunta.
Esta forma de indemnizar tiene predicamento en el Derecho Español, y se utiliza cuando resulta dificultosa la prueba de las ganancias obtenidas por el infractor. Surge por defecto ante la falta de prueba, por ejemplo, por no exhibir la documentación contable o, cuando se hubieran realizado operaciones en el exterior y su control fuera imposible.
Así se señala que “los factores enunciados con la indemnización exigible al infractor son: indemnización que comprende tanto las pèrdidas sufridas por el titular de la marca infringida como las ganancias dejadas de obtener, dentro de las cuales se subsume la regalía hipotética”
“la regalía hipotética constituye en el Derecho de Marcas un mecanismo .. para no dejar desamparado al titular de una marca infringida en aquellos casos en que no puede aportar pruebas que demuestren los beneficios que la infracción de la marca proporcionó al infractor. “[46]
En el Derecho Francés el criterio de la licencia presunta es de utilización cuando el titular de la marca infringida no la tiene en uso. La regalía en estos casos ha de establecerse en una tasa mayor que la de las licencias convencionales, teniendo en cuenta que el infractor no ha solicitado la licencia y que la misma no parte de la voluntad del titular de la marca. De otra forma se estarían fomentando las infracciones de marca, puesto que sería lo mismo para el infractor negociar una licencia o infringir el derecho del tercero.[47]
V) LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES.
El artículo 36 de la Ley de Marcas dispone: “El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.”
Tanto la doctrina[48] como la jurisprudencia argentina [49] entienden que la acción de cese de uso es imprescriptible, puesto que cada acto de uso de la marca interrumpe el plazo de la prescripción. Se da en este caso una situación similar a la secuela del delito en el derecho penal, en el cual la nueva comisión de un delito interrumpe la prescripción de los anteriores.
En consecuencia el plazo de la ley sería aplicable en los casos de daños y perjuicios derivados de una infracción civil de marca.
VI) CONCLUSIONES:
1) El derecho del titular de una marca se puede definir como el derecho a impedir a terceros el uso del signo en relación con los productos y servicios distinguidos, y de todo otro signo susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación en el mercado.
2) La acción de cesación tiende a hacer cesar un uso indebido de marcas, prohibir un uso discontinuado y remover los efectos del ilícito civil.
3) La acción de cesación es de carácter objetivo y procede ante la intromisión de un tercero en el área de protección de la marca.
4) La acción de daños y perjuicios procede aún en ausencia de dolo.
5) La dificultad probatoria se ve aligerada por las presunciones emanadas de la jurisprudencia del fuero.
[1] El bien inmaterial se materializa en bienes corporales (corpus mechanicum) que, sin embargo no se identifican jurídicamente con aquel (corpus misticum). La técnica de protección jurídica consiste precisamente en la concesión de un monopolio sobre su materialización. Roncero Sánchez, Antonio, “El contrato de licencia de marca”, Ed Civitas, 1999, Pg. 25.
[2] Roncero Sánchez, en contrario entiende que las facultades del titular de una marca se enumeran en sus dos aspectos: el aspecto positivo consiste en el derecho de uso exclusivo y el aspecto negativo es el ius prohibendi. ( op cit pg. 26). Por nuestra parte entendemos que el uso exclusivo y el ius prohibendi forman parte de las dos caras de una misma moneda.
[3] Pollaud- Dulian, Fréderic, “Droit de la propriété industrielle”, Monchrestien, París, 1.999 P. 607 (trad. de los autores).
[4] Sobre los conceptos de riesgo de confusión y asociación remitimos a nuestra obra general. Martinez Medrano G. - Soucasse G. “Derecho de Marcas”, Ed. La Rocca, Buenos Aires 2.000, pg.222.
[5] Baylos, H. “Tratado de Derecho Industrial”, Ed Civitas, 2ª Edición, pg. 237.
[6] Baylos, op cit pg. 238.
[7] Citado por Baylos, op cit pg. 238.
[8] Roguin, “Las reglas jurídicas”, Madrid, cit por Baylos, op cit pg. 238.
[9] La ley argentina define a la marca registrada como una propiedad. La concepción de la marca como derecho de propiedad proviene del derecho francés. El artículo L.714-3 del Codigo de la Propiedad Industrial de Francia establece: “l´enregistrement de la marque confére á son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu´il a désignés”.
La doctrina francesa defiende la concepción de la marca como una propiedad: Pollaud-Dulian, F. Op cit, Pp. 608. En el mismo sentido Combaldieu, Jean Claude “La experiencia francesa sobre la protección jurídica de las marcas”, en Marca y Diseño Comunitario, Ed. Aranzadi, Bilbao, pg. 213. En los países anglosajones los derechos sobre invenciones y signos distintivos se conciben históricamente como monopolios reglados. Roncero Sánchez, op cit, pg. 42. En sentido análogo: Cabanellas, G. “Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia”, Ed. Heliasta, Bs As, p. 691 y ss. En el derecho anglosajón se perfila una teoría que consiste en asimilar a la propiedad industrial con el “derecho de propiedad” mediante la elaboración de un concepto amplio de propiedad que fuera comprensivo no sólo de la idea de propiedad en sentido jurídico sino también de las relaciones que vinculan a ciertos sujetos con estos bienes inmateriales a los cuales el ordenamiento ofrecer protección. En este sentido Lehmann, M. “The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual and Industrial Property” IIC, 1985, pg. 525. Cit Roncero Sanchez, op cit. pg. 21
[11] La defensa administrativa de la marca se ejerce mediante las oposiciones en el INPI. Al respecto véase nuestro “Derecho de Marcas”. En cuanto a los aspectos penales de la protección marcaria, la obra de Julio C. Ledesma es un clásico en la materia: “Derecho Penal Industrial”, Ed Depalma, 1987, en particular el capítulo 1.
[12] Otamendi, Derecho de Marcas, pg. 320
[15] En autos “Lionel´s SRL” se resolvió que “el titular de una marca de hecho, en trámite de registro, tiene derecho a reclamar el cese de uso de una marca similar o confundible. Ello significa claramente que a su titular se le admite la posesión de un interés legítimo, tal como exige la ley 22.362.”, La Ley, Diario del 20 de julio de 1999, con nota de Otamendi Jorge.
[17] autos BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A. C. EDUARDO BRABO SRL S. CESE DE USO DE MARCAS, Causa 29495/95, Sala II, Sent del 15-10-99
[18] Conf. Casos “PRECISA”, “BERU”, “PIERRE CARDIN”, citados por Aracama Zorraquín, E. en “Las Marcas de Empresa en el Mercosur”, Información Empresaria, Nro. 261, Publicación de la Cámara de Sociedades Anónimas, Buenos Aires, Julio 1995, pg. 24.
[21] Sobre el tema del agotamiento de los derechos de marca, sobre el cual no nos podemos extender, remitimos a Aracama Zorraquín, E., “El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas”, en Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Ob. Cit., pg. 28. Asimismo respecto a la libre circulación de mercancías y su relación con el derecho de marcas véase nuestra obra “Derecho de Marcas”, ed. La Rocca, capítulo 9.
[22] La publicación de la sentencia a costa del infractor está legislada en el Derecho Comparado. Por ejemplo el artículo L.716-13 del Código de la Propiedad Industrial de Francia.
[23] Alterini, Atilio, Responsabilidad Civil, Ed. Abeledo Perrot, 1.992, entre otros.
Idem en la causa “Power Tools S.A. c. Capurro y Asociados SA s. Cese de uso de marcas, daños y perjuicios, Causa 6345/92 del 9-5-96 CNFCC, Sala II, ( voto de Vocos Conesa, Adhiere Mariani)
C/ CERÁMICA GALAS S.A.
S/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS,
DAÑOS Y PERJUICIOS
Causa Nº 10.537/96
C. Civ. y Com. Fed., Sala II 10/8/1999
[32] Mathely, Le droit francais des signes distinctifs, p.715, en el mismo sentido Nussebaum, A. “Evaluation du préjudice de marque. Le cas particuler de l´atteinte á l´image de marque”, JCP E, 1993.I.303, cit Pollaud-Doulian, op cit pg. 689.
[33] Pollaud-Dulian, F. Op cit pg. 689.
[34] Alterini, op cit pg. 135.
[35] Alterini, pg. 151.
[39] Fernandez Novoa, op cit 74.
[40] Fernandez Novoa, pg. 76.
[43] Derecho de Marcas, pg. 355 y ss.
En el mismo sentido los fallos: Causas 2.357 del 14-8-84, Francmode S.A. c/ Danduf SACIFI ; 7.407 del 17-5-91, Afrika Kueros c. Sacatex SRL y Kantor SAIC, 2.707/93 del 29-10-93 autos Cheja, Alberto Sión c/ Quimica Medical Argentina S.A., 7.695/91 del 3-3-95 Quimarco SAIC c/ Dimaca SRL.
[45] Fernandez Novoa, op cit pg. 84.
[47] Chavanne, A. Y Burst, J.J., “Droit de la Proprieté Industrielle”, Dalloz, 5º ed, París, 1998, nº 1269. En el mismo sentido Pollaud-Dulian, F, op cit pg. 690.
[48] Otamendi, J. “Derecho de Marcas”, 3º Edic, pg. 326.
[49] Causa 1925, “Mi Placer SRL c. Severino Ponte”, cit por Otamendi en op y pg cit.