La causa se originó a raíz de que la firma "Puntas y Bolígrafos SAIC" solicitara, el 25-11-87, el registro de la marca "anexa" para distinguir "máquinas de afeitar" de la clase 8 y a su concesión se opusiera "The Gillette Company". La peticionante aclaró que reclamaba -no la forma de producto- “sino una combinación de colores aplicable a él: el blanco en la parte en la que se inserta el filo y el negro en el cuerpo y el cubre filo”.
Frente a esto la oponente sostuvo que ella utilizaba esa misma combinación de colores, ubicada en los mismos lugares y en idénticos artículos, y estimó “que provocaría confusiones con las máquinas de afeitar que fabricaba desde hacía muchos años y que habían alcanzado notoriedad en el mercado” a pesar de que no los había registrado.
Así la peticionante inició demanda judicial para que cese la oposición “infundada” a lo cual Gillete insistió en que la combinación de colores blanco-negro pretendida era susceptible de suscitar equívocos en el público consumidor, alegando que la había usado en forma pública y ostensible con anterioridad a la solicitud de la contraparte.
En primera instancia el a-quo arribó a la conclusión de que la marca requerida por la actora se hallaba desprovista de singularidad y novedad para distinguir "máquinas de afeitar" en la clase 8 del Nomenclador internacional; ello así, en tanto había sido anticipada por el uso en los modelos y diseños ornamentales de su adversaria por lo que rechazó la demanda.
En el tribunal de Alzada, a su turno el vocal preopinante, Vocos Conesa, destacó que “la solicitud marcaria objetada pretende el monopolio de una combinación de colores (blanco y negro) aplicada en determinadas partes del producto, aunque cubriéndolo en su totalidad...” Y agregó que “no se ha hecho cuestión en alzada sobre la registrabilidad de semejante combinación de colores en tanto no parece aplicada "en un lugar determinado de los productos...".
La Cámara advirtió que “el hecho apuntado, y la circunstancia de que las normas del ADPIC, aprobadas por la ley 24.425 -relativas a marcas- no mencionen aquel requisito para las "combinaciones de colores", tornan aconsejable resolver si la combinación de colores son susceptibles de inducir a confusión al público consumidor y si la demandada con apoyo en una marca "de hecho" se halla legalmente dotada de la facultad de objetar el signo requerido.
En esas condiciones, agregó el tribunal que , probado el uso anterior a la solicitud de la actora y la importancia de ese uso resulta claro que el hecho de tratarse de una combinación de colores no registrada, de una "marca de hecho", no es motivo suficiente para restarle toda protección jurídica.
Si el signo de hecho -base de la oposición- reunió los requisitos exigidos por la jurisprudencia para reconocerle el derecho a su protección jurídica, el derecho a monopolizar su uso es incuestionable, porque le permite a su titular oponerse al registro con éxito de una marca solicitada con posterioridad a ese empleo...; para requerir la anulación de una marca registrada....para pedir el cese de uso de una marca confundible remarcó el fallo.
Avocándose a la cuestión sustancial de resolución -si las combinaciones de colores en examen -aplicadas a las máquinas de afeitar pueden provocar confusión- el tribunal destacó el parecido de ambos aparatitos de rasurar, al que calificó de “acentuado” por lo que “no puede sostenerse -con sinceridad- que las combinaciones de colores aplicadas a los productos de la clase 8 que interesan sean claramente distinguibles, como lo exige la Ley de Marcas”
”Así las cosas, toda vez que pesan mucho más las semejanzas que las diferencias, la confundibilidad de las "combinaciones de colores" en examen y su concreta aplicación bastan para cohibir su coexistencia,” concluyó el tribunal y confirmó el fallo de primera instancia.