La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hizo lugar a la petición de PALERVA SA, titular de la marca El Noble Repulgue y ordenó que le sea transferido el dominio elnoblerepulgue.com” por haberse utilizado de mala fe intentando dirigir a los navegantes hacia el sitio de “Solo Empanadas”, creando la posibilidad de que exista confusión con su marca.
Palerva SA es titular de los registros de marca "EL NOBLE REPULGUE" en varias clases, registrados tanto en Argentina como en Uruguay. La marca fue solicitada por en la Argentina por primera vez el día 31 de julio de 1987, y concedida el día 31 de enero de 1995, en la clase 30. Asimismo, el demandante también es titular del nombre de dominio “elnoblerepulgue.com.ar”. A su vez el demandado, Hector Di Luzio, registró el nombre de dominio “elnoblerepulgue.com” el día 23 de febrero del año 2000. El demandante se presentó ante la el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI el 23 de febrero de 2004.
El demandante argumentó que el nombre "EL NOBLE REPULGUE" es una denominación cuya elección no puede obedecer al azar, puesto que se corresponde inequívocamente con la conocida cadena gastronómica y su marca registrada, que no tiene relación alguna con el demandado. Explica que utilización indebida del dominio, sobre el cual el demandado no tiene intereses legítimos, “elnoblerepulgue.com” genera confusión y desorientación en los consumidores.
Además explica que posteriormente bajo el nombre de dominio “elnoblerepulgue.com” se accede a una página siempre "en construcción" donde se invita a dejar sugerencias, a través de una dirección de e-mail que evoca falsamente alguna relación comercial con la marca "EL NOBLE REPULGUE": "elnoblerepulgue@fibertel.com.ar". Así, cualquier interesado en comunicarse con los responsables de su cadena gastronómica es evidentemente engañado y entra en contacto con un competidor desleal.
Esta circunstancia es certificada por un acta ante escribano público, así como la derivación indebida hacia el sitio "www.soloempanadas.com", que es la principal competidora del demandante. Ello constituye un acto de flagrante e inexcusable mala fe. Frente a esta situación PALERVA SA remitió una intimación al demandado en la que le reclama la cesión del nombre de dominio ilegítimamente obtenido y el cese de las prácticas en que estaba incurriendo. Di Luzio no contestó la intimación, aunque cesó el redireccionamiento hacia la página de la competencia.
El demandado, por su parte alegó que con la intención de crear un taller de costura para niños carenciados, registró el nombre de dominio en cuestión con la finalidad de difundir el taller y para que las personas interesadas en ayudar se acerquen y colaboren con él. Por ello eligió la palabra "noble", por considerar así a la transmisión de este oficio y por hacerlo sin fines de lucro.
Por otra parte, la palabra "repulgue" es una palabra íntimamente asociada a la costura, que pertenece a la jerga del oficio del costurero y alude a pasar la aguja a través de una tela. Tanto "noble" como "repulgue" son términos genéricos, descriptivos y de uso común, por lo cual es aplicable la regla "primero en el tiempo, primero en el derecho." Explicó que en el registro del mencionado dominio ninguna influencia tuvo la marca del demandante y que la elección del mismo ha sido de buena fe y bajo ningún punto de vista se produce confusión con la marca en cuestión debido a los servicios tan diferentes ofrecidos por ambos.
A su favor argumentó también que el demandante ya era titular del dominio argentino “elnoblerepulgue.com.ar”, sitio al cual los consumidores de la Argentina van a entrar en primer lugar si están buscando un local de empanadas en el territorio nacional. Asegura tener un interés legítimo leal y no comercial respecto del dominio el cual fue montar un taller de costura para ayudar a gente necesitada. “La página no produce confusión alguna acerca de su finalidad, no se desvía a los consumidores ni se los engaña”, explicó.
El Panel administrativo de la OMPI determinó que preliminarmente, la existencia de un interés legítimo del demandado se presenta como una cuestión muy dudosa. Y a poco que se avanza en el análisis del caso, van surgiendo otros elementos que confirmarían la idea de que la existencia del taller no sería real. Di Luzio tampoco ha demostrado un uso efectivo o público del nombre "EL NOBLE REPULGUE", ni preparativos para su utilización. La OMPI encontró que la explicación del demandado no resulta veraz ni suficiente para que encuentre que realmente es titular de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
Así mismo estableció que el demandado, al tiempo de registrar el dominio, conocía perfectamente la existencia de la conocidísima cadena de empanadas "EL NOBLE REPULGUE". Y como no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio y el dominio es idéntico a la marca del demandante, su actuar configuraría lo que se conoce como "mala fe oportunista" en el registro y uso del dominio, conforme a lo decidido en numerosos precedentes.
El Panel encontró también que el nombre de dominio “elnoblerepulgue.com” es idéntico a la marca "EL NOBLE REPULGUE" de titularidad del demandante. El agregado del sufijo ".com" no confiere al nombre de dominio distintividad, conforme con lo decidido en numerosos precedentes. En consecuencia, es evidente que el nombre de dominio en conflicto pueda crear confusión entre los usuarios de Internet.
En resumen, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI considera que con el dominio en cuestión tiene una identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con la marca del demandante, no hay derechos o intereses legítimos del demandado, y el registro y uso del nombre ha sido hecho de mala fe, por lo que ordenó que el dominio “elnoblerepulgue.com” sea transferido al demandante.