Mastellone alega en su reclamo que el demandado no puede negar el conocimiento de que el nombre laserenisima.com correspondía al nombre de una marca reconocida en nuestro país, ya que el contacto administrativo en el registro de dominio es un ciudadano argentino domiciado en Buenos Aires.
Explica que el usuario de internet que navegue por la página que resuelva bajo el dominio laserenisima.com creería que el nombre refiere directamente a la marca registrada La Serenísima, generando confusión. Por último explica que a raíz de la apropiación del dominio, Mastellone ve vedada su posibilidad de hacer publicidad en el mercado norteamericano, muy importante para la compañía.
El demandado no tiene una marca registrada con identidad con el dominio, además los detalles de contacto que figuran en el registro, incluyendo su dirección de e-mail, sus números de teléfono y fax eran falsos. El dominio permaneció sin utilización concreta desde su registro en el año 1997.
Para determinar que el registro de un nombre de dominio ha sido abusivo y para obtener su restitución el demandante debe probar que nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada sobre la que el demandante tiene derechos; el registrante no tiene legítimos intereses sobre el nombre de dominio y el dominio fue registrado de mala fe.
El centro de arbitraje y mediación (WIPO Arbitration and Mediation Center) dio por probado que por la marca registrada La Serenísima y por su uso continuo el demandante tiene legítimos derechos sobre ella. El Panel está de acuerdo con el demandante de que la única diferencia entre el nombre de dominio y la marca registrada son las letras www y .com, ambas triviales y que no alcanzan para separar el dominio de la marca homónima.
Según el Panel tampoco hay evidencias que indiquen que el registrante original tenga algún interés legítimo en el uso del dominio. También estima que el registro se hizo de mala fe ya que las circunstancias indican que el registro se hizo con el interés primario de vender el nombre ya sea al dueño de la marca o a algún competidor o para obstaculizar la actividad comercial del demandante.
En resumen, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI considera que con el dominio en cuestión tiene una identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con la marca del demandante, no hay derechos o intereses legítimos del demandado, y el registro y uso del nombre ha sido hecho de mala fe, por lo que ordenó que el dominio “laserenisima.com” sea restituído.