Un fallo de la gran "F"

Luego de 5 expedientes iniciados entre 2011 y 2012, acumulados y con sentencia de grado, ante un recurso de apelación que permitiera su debate ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, compuesta por los jueces Ricardo Recondo, Guillermo Antelo y Fernando Uriarte, que resolvió confirmar la sentencia y de esta manera cerrar en esta instancia un conflicto sobre el uso de marca que fuera discutido entre Facebook Inc. y Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia durante varios años en torno al uso de la letra “F”.

La primera de las causas data de agosto de 2011, cuando la firma Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia demandó a Facebook Inc. buscando se condene a cesar el uso de la marca mixta “F”, de su propiedad y tomar las medidas para evitar que terceros la utilicen, publicando la sentencia condenatoria en medios de comunicación masiva, al hacer lugar a sus oposiciones marcarias.

Alegaba que el signo “F” (mixto) fue registrado por ella en el año 1976 y que, por su amplia difusión, pasó a constituir el logotipo de la empresa y de los productos que comercializa, acusando a Facebook de utilizar un diseño de letra que es prácticamente idéntica a la suya alegando que esa conducta acarreaba la dilución marcaria de sus registros.

Contra ello Facebook planteo la prescripción de la acción y al contestar en subsidio expuso la trayectoria del conglomerado empresarial de tecnología y redes virtuales al que pertenece y la vasta difusión que tiene su marca en todo el mundo.

El juez difirió el tratamiento de la excepción hasta dictar la sentencia definitiva, y en paralelo se iniciaban nuevas acciones.

Fue así que en febrero de 2012 Facebook demandó que se levante la protesta de Ferrum contra las solicitudes de inscripción presentadas por su empresa para la marca mixta “F8” en las clases 38 y 41, sobre diarios electrónicos, weblogs, y otros.

En mayo de ese mismo año, la red social inició dos procesos: en uno solicitó se declaren infundadas las oposiciones de Ferrum al registro de marca mixta “F” (y diseño) mientras que en el otro pidió que se levante la oposición al registro de la marca mixta “F” (y diseño moneda”) pedido por Facebook a la clase 35, 36, 38 y 41. En la misma senda requirió, en agosto de 2012, que se declaren infundadas las protestas de esta contra la solicitud de registro de marca mixta “F” (y diseño moneda) en las clases 9, 16, 35 y 36-

Acumulación y Sentencia:

En todas las oposiciones efectuadas por Ferrum, la litigante argumento que la similitud de la letra “F” perteneciente a esa firma y todos los signos solicitados por Facebook, por lo que no había particularidades que obliguen a examinar las cuestiones por separado.

Por ello el juez de primera instancia decidió acumular todos los procesos y resolvió en una única sentencia haciendo lugar a la excepción de prescripción planteada por Facebook y admitiendo las demandas de la misma compañía declarando infundadas las oposiciones de Ferrum, imponiéndole las costas.

"Facebook es marca notoria en el plano mundial, mientras que Ferrum no lo es, sin perjuicio del prestigio que tiene en el rubro de los sanitarios. En efecto, el incremento de usuarios de Facebook a nivel global es un dato de la realidad que, por lo demás, fue corroborado en autos".

El magistrado entendió que la prescripción era aplicable porque tomando en cuenta el plazo de un año que fija el art. 29 ley 22362 el mismo se computa desde que el tercero empezó a utilizar la marca en forma pública o desde que el dueño tuvo conocimiento de esa circunstancia, y de acuerdo a las pericias, Facebook empezó a usar la marca en 2004, y Ferrum creo una cuenta en el sitio en 2008, por lo que al promover la demanda en 2011 la acción ya estaba prescripta.

Respecto de las oposiciones opinó que la marca Facebook era notoria, “carácter este que no hizo extensivo al signo de Ferrum, sin perjuicio del prestigio que cabía reconocerle a esa empresa en el mercado de los artículos sanitarios y de la correlativa difusión de su marca en nuestro país.”

Puntualizó que ningún consumidor asociaría los artículos comercializados por la oponente con los servicios de la red social, por lo que aplicó el principio de especialidad excluyendo del cotejo a las marcas de Ferrum en las clases 16 y 38, y de la confrontación de los signos en distintos planos (fónético, conceptual y gráfico), concluyó que no había similitud confusionista entre ellos.

El fallo de Cámara

Al apelar Ferrum se agravió al considerar aplicable el plazo de 3 años del art. 36 de la ley de marcas, y como el uso indebido fue continuado no existe un punto de partida para computar por lo que debería ser “imprescriptible”, también niega la titularidad de la cuenta en la red social que se le atribuye, continua diciendo que no rige el principio de especialidad, por estar registrada su marca en todas las clases y ser notoria, y que al ser utilizado por personas y empresas la letra F de Facebook con fines publicitarios es posible el error del público.

“Lo relevante es la demostración del peligro real de confusión” lo que no se advierte en términos generales.

La Cámara entendió que respecto a la prescripción era aplicable el art. 36 ley 22362. No podía ser admitida la imprescriptibilidad general porque el texto de la ley es claro al establecer un plazo. Remarca que Ferrum no consignó fecha a partir de la cual se empezó a usar su marca, solo consignó una de 2010 cuando Facebok solicita un registro, pero aparecen en el expediente otras, como la del registro “Facebook” en 2009, y la de la apertura de cuenta en la red social por parte de Ferrum en 2008, por lo que aun tomando la fecha más favorable el actor (2010), la prescripción anual se había cumplido al tiempo de promover el litigio.

En cuanto a las oposiciones, respecto a la causa 2, concluyeron en que no se advertía riesgo de confusión, sobre la causa 3, que los rubros a los que buscaba registrar Facebook no constituían tareas relacionadas a la actividad comercial de Ferrum, que desarrolla, produce y comercializa productos sanitarios, por lo tanto, los registros en las clases referidas deben considerarse como “marcas de defensa”, lo que mitigaba la confrontación.

Además, tuvieron en cuenta la exposición y trayectoria de cada marca, destacando que "Facebook es marca notoria en el plano mundial, mientras que Ferrum no lo es, sin perjuicio del prestigio que tiene en el rubro de los sanitarios. En efecto, el incremento de usuarios de Facebook a nivel global es un dato de la realidad que, por lo demás, fue corroborado en autos".

Finalmente reseñaron que en este tipo de procesos “lo relevante es la demostración del peligro real de confusión” lo que no se advierte en términos generales.