Por su parte, la firma Arte Gráfico Editorial Argentino SA –Editorial del Diario Clarín-, se opuso a la concesión por estimar que dichos signos resultaban confundibles con los registros de su propiedad ”Clarín Digital” y “Ciudad Digital” y de las solicitudes de marcas “Mundo Digital” y “Vida Digital”, en el renglón 9 del nomenclador.
A raíz de ello, la firma Digi International INC inició el presente juicio, requiriendo se declararan improcedentes las oposiciones al registro de las marcas solicitadas. El juez de primera instancia resolvió hacer lugar a la demanda y declarar infundada la oposición que dedujera Arte Gráfico Editorial Argentino SA a las solicitudes de marcas antes mencionadas.
Dicho acto jurisdiccional motivó la apelación de ambas partes. La actora acusó la deserción del recurso de la contraria y la recurrente se quejaba por las pautas del cotejo empleadas por el sentenciante, quien no tomó en cuenta bajo su óptica aspectos tales como el análisis integro de los términos, la posición del consumidor y la antigüedad de la inscripción de la marca.
Llegadas a la alzada los magistrados intervinientes plantearon la cuestión de determinar si resultaban o no confundibles las solicitudes de las marcas antedichas. En ese sentido, pusieron de resalto ”que aunque las marcas tengan un elemento coparticipado de uso genérico o común, ello no lo elimina del cotejo, pues los signos enfrentados deben ser juzgados, como totalidades, sin desmembraciones artificiales”.
Asimismo establecieron que cuando concurre esa circunstancia, para que los conjuntos adquieran el rasgo de ser de fácil distinción ”es preciso que el ingrediente disímil tenga una potencia diferenciadora capaz de contagiar su peculiaridad a todo el conjunto, dando como resultado un signo de originalidad suficiente, insusceptible de producir el recuerdo de la marca opuesta”.
Recordando lo resuelto en la anterior instancia, la alzada expresó que ”las solicitudes en examen podían coexistir pacíficamente ya que no se advertía ninguna aproximación o acercamiento entre las denominaciones elegidas”. Además, resolvió sin que mediara agravio de la recurrente que la voz “DIGI” se encontraba incorporada en numerosos registros marcarios, lo cual la convertía en común.
Este fundamento, al entender de la Cámara, fue preponderante en la medida en que quien conforma su marca con un ingrediente de esa especie está obligado a tolerar que otros también la empleen ya que nadie puede reivindicarla como propia.
De esta forma, afirmaron el problema se trasladaba a evaluar la fuerza diferenciadora del aditamento que entendieron, ”lo aleja de la asociación con los registros anteriores”. Analizando los vocablos confrontados los jueces concluyeron que no hay entre ellas “ninguna similitud en los tres campos del cotejo”. Su distinción no ofrece dificultad toda vez que los signos solicitados no tienen ningún elemento común particularmente teniendo en cuenta que la voz DIGI ha alcanzado una generalización tal que no admite monopolio con “MUNDO DIGITAL” y con “VIDA DIGITAL” y, asimismo, cáptase de inmediato la distinta conformación de los signos en pugna”.
Finalmente señalaron que ”carece de proyección el argumento de la recurrente en el sentido de la antigüedad de su registro marcario”. ponderando que la demandada, al solicitar su marca, renunció expresamente a todo privilegio sobre la palabra digital por lo que no concurrían en el caso razones para vedar los registros requeridos, pues no se alcanzaba a advertir que la coexistencia lesionara las finalidades esenciales de la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas del comercio y la libre competencia.