En esta causa lo que configura la materia de pleito es si los chocolates secuestrados de la demandada y no los que respondan a la forma adoptada originariamente por el chocolate vendido bajo la denominación ULITURRON -y que se compadecía con el diseño originario- infringían o no los derechos marcarios de Jacobs Suchard S.
La causa se inició con la demanda que Suchard SA –titular de la marca TOBLERONE- promovió contra Alberto Fehrmann SA para que se los condene a cesar en la puesta en venta y en la venta de productos con la marca referida, y para toda la clase 30 del Nomenclator Oficial, falsificada o fraudulentamente imitada; al comiso y destrucción de las marcas en infracción y de todos los elementos que las lleven si no se pueden separar de éstos.
En primera instancia el juez condenó a Alberto Fehrmann SA a cesar en el uso y comercialización de los productos en infracción al registro de la actora, entendiendo por tales los que tienen la forma del chocolate TOBLERONE, ordenándo el comiso y destrucción de los productos en infracción y mandó que la demandada publicara la sentencia en un diario de circulación nacional, reconociendo además una indemnización por los daños y perjuicios irrogados.
Se estableció que la forma utilizada por la demandada para su golosina ULITURRON no es la misma que la originaria que surge de las probanzas y que varió, acercándose al diseño de la actora, provocando la confusión en la que incurriera un comerciante que adquirió de la demandada los chocolates secuestrados, confusión que lo lle vó a colocar el cartel que los publicitaba como TOBLERONE.
Tuvo en cuenta el magistrado que el título de la actora protege tanto la denominación TOBLERONE como la forma característica del chocolate, y la forma que tienen los chocolates así denominados es claramente una marca notoria que el producto ULITURRON varió acercándose al diseño de la actora provocando confusión.
Contra tal resolución de la primera instancia la demandada apeló argumentando que la marca TOBLERONE registrada por Jacob Suchard S.A. es sólo denominativa y no protege la forma del producto.
El tribunal a su turno entendió que en el mejor de los supuestos para la demandada, que se considerara que el título marcario de la actora no cubre la forma del producto que fabrica y comercializa, no cabría derivar de ello que se encuentra huérfana de toda protección.
En este punto, citando jurisprudencia del fuero recordaron los vocales que “cuando un signo sin registro ha sido intensamente explotado y a su sombra se ha formado una clientela, los principios que salvaguardan la buena fe, la moral y las buenas costumbres, la lealtad comercial y el ejercicio regular de las prerrogativas propias la hacen acreedora de tutela, en su carácter de marca de hecho.
Y precisaron que tal es el supuesto de autos, ya que la forma del chocolate TOBLERONE ”es característica y vastamente difundida entre el público consumidor, al punto de que el a quo ha considerado que dicha denominación y forma constituyen una marca notoria, conclusión que la demandada no controvierte.”
En cuanto a la debilidad alegada por la demandada de que “la parte base del chocolate de la que nacen las porciones triangulares de la golosina es inapropiable por vía marcaria, por total carencia de fantasía”, señaló el tribunal que tal postura prescinde del hecho de que la forma que la actora registró o utiliza, aún las marcas débiles, gozan de amparo en el régimen de la ley 22.362, no encontrándose sus titulares obligados a tolerar otras marcas similares al conjunto que tienen reivindicado.
Con estas consideraciones los camaristas resolvieron confirmar la sentencia de primera instancia.