La actora solicitó el registro de la marca “T/GEL”, para distinguir “un champú para el cabello y productos para acondicionar el cabello en forma de gel”, en la clase 3 internacional. A su concesión se opuso el señor Joaquín Lagos por estimar que resultaba confundible con sus signos “TAR-GEL” y “HOTGEL”, inscriptos en idéntico renglón del nomenclador.
A fin de remover el obstáculo, Neutrogena Corporation inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la oposición al registro de la marca solicitada y que se declarara la nulidad del signo “TAR-GEL”, otorgada para distinguir solamente “un champú y loción con coaltar”. Asimismo, negó la falta de interés legitimo del oponente.
El juez de primera instancia desestimó la falta de interés legítimo aducida por Neutrogena Corporation y rechazó la nulidad impetrada, al considerar que los signos en conflicto resultaban confundibles, por eso declaró fundada la oposición que dedujera el señor Joaquín Lagos a la solicitud del registro de la marca “T/GEL”. Decisorio que fue apelado por la actora.
A su turno, en la alzada se trató el agravio relativo a que el a quo entendiera que, de las constancias de la causa, resultaba demostrado la existencia de un interés legítimo suficiente por parte del oponente. Sin embargo, también en esta instancia superior los jueces entendieron que el agravio debía ser desestimado, ya que coincidieron con el a quo en cuanto tuvo por cumplido el requisito establecido por el art. 4º de la ley marcaria atento a que con anterioridad a que se interpusiera la oposición, el INPI tomó razón de la transferencia efectuada por la titular registral en favor de Lagos y sobre ello la recurrente no expresó ningún argumento tendiente a refutar lo decidido en ese aspecto.
Respecto a la nulidad de la marca “TAR-GEL”, propiedad de Lagos, la cual fue otorgada para distinguir solamente “un champú y loción con coaltar”, destacaron –como lo hiciera el a quo- que la emplazada no acreditó que su marca fuera ampliamente conocida ni que haya comenzado a utilizarla en nuestro continente antes de que Lagos solicitara la suya. Consecuentemente, consideraron que no se encontraba probado que el demandado hubiera solicitado la marca TAR-GEL conociendo o debiendo conocer que por su notoriedad o características, T-GEL era propiedad de la actora.
Ante ello señalaron que uno de los supuestos que la Ley 22.362 establece como causal de nulidad es el de las marcas registradas “por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero”, situación que –como advirtieron- se presenta con cierta frecuencia respecto de signos extranjeros que han alcanzado difusión, prestigio o notoriedad. Agregaron que a la procedencia de una demanda de nulidad marcaria -por ser copia o imitación de una marca extranjera-, como se ha resuelto desde antiguo, “no se opone el principio de territorialidad, prevaleciendo el interés general de proscribir usurpaciones que transgreden "las reglas de la lealtad y la buena fe”.
Asimismo, señalaron que se encontraba acreditado que el oponente solicitó el registro de la marca “TAR-GEL” para distinguir “un champú y loción con coaltar”, el 12 de agosto de 1988, la cual fue concedida por el INPI el 30 de noviembre de 1989. También se probó que publicitó su marca en revistas especializadas del mercado local desde aproximadamente 1989.
Por otro lado, se encontraba reconocido que Neutrogena Corporation posee registrado su signo en varios países del continente desde aproximadamente 1982. Asimismo, estaba fuera de discusión que la actora solicitó, en el año 1992, el registro del signo T/GEL, el cual -luego de recibir la oposición de Lagos- fue declarado abandonado por el INPI. Y que el producto T/GEL es importado por Johnson & Johnson de Argentina desde fines de abril de 1996.
Sin embargo, los jueces entendieron que esos extremos por si solos, “no autorizan a inferir que Lagos al solicitar el registro de su marca hubiera conocido o debido conocer la existencia de la marca T-GEL”. Ya que consideraron que para presumir que la marca foránea era conocida por quien la registró en nuestro país “es preciso que concurran otros hechos relevantes (como ser: largo uso, intensa publicidad, significativa explotación, prestigio, notoriedad, etc.) que permitan llegar a la conclusión de que quien obtuvo su registro en nuestro país no pudo ignorar su preexistencia”.
Además, señalaron que la actora, al interponer la demanda, sostuvo que comenzó a comercializar en el continente su producto antes de la solicitud de registro de la marca oponente. A fin de demostrar dicho extremo acompañó fotocopias de facturas, informes anuales, estadísticas, publicidad y material informativo. Sin embargo, dichos documentos fueron desconocidos por la actora, pero además los jueces entendieron que igualmente la actora no había cumplido con la carga de probar los extremos invocados, toda vez que no resultaba suficiente para tener por satisfecho tal extremo las fotocopias acompañadas. Por todo ello, resolvieron confirmar la sentencia apelada.