I) Introducción.
Las marcas son signos que forman parte de nuestra vida diaria; desde que comenzamos el día hasta su culminación, llegan a nuestros sentidos un sinnúmero de ellas, las que visualizamos o evocamos auditivamente, representan para las empresas su reputación comercial y constituyen uno de los bienes de mayor importancia dentro de su activo empresarial; a su vez, por ellas, el consumidor diferencia la invariable gama de productos y servicios ofertados en el mercado, identificándose la calidad y procedencia de los mismos por la marca que los identifica.
Los sistemas jurídicos comparados contemplan al consumidor, evitando que éste sufra engaño o confusión por signos marcarios identificativos del producto o servicio objeto de consumo. Estudiaremos las diversas situaciones potencialmente generativas de confusión o engaño, veremos las soluciones que a ellas proporcionan los sistemas comparados y dejaremos en evidencia el asombroso vacío normativo, que sobre el tema, presenta el sistema jurídico uruguayo. Al sancionarse la Ley de Marcas 17.011 se pretendió tutelar los derechos de propiedad industrial, dejándose de lado la tutela al consumidor, la Ley 17250 debió llenar el silencio normativo, sin embargo, no fue así.
Para una mayor comprensión del tema en análisis
estudiaremos previamente el concepto de marca, deslindándola del resto de
creaciones intelectuales.
II)
Propiedad intelectual e industrial
La propiedad industrial e intelectual se integran por creaciones originales, producto del intelecto humano. [2]
B) Propiedad Industrial.
Comprende todos aquellos bienes de aplicación a la actividad industrial o comercial ya sean, marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, etc. Al igual que los derechos de autor, encuentra su fundamento de protección en la propia Constitución de la República, el artículo 33 de nuestra Carta expresa: “El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la Ley.”[3] Con anterioridad el artículo 491 del Código Civil establecía: “las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de su autor, y se regirán por leyes especiales”.
La norma constitucional, la existencia de leyes especiales en la materia, así como la diversidad de tratados internacionales denotan la importancia de la propiedad industrial, su protección excede el ámbito puramente individual del autor, teniendo una trascendencia social y económica. Los diversos Estados tienen una desmedida preocupación por el tema ya que la propiedad industrial es utilizada como factor de desarrollo económico y social, existiendo un constante contralor estatal que procura evitar el ejercicio abusivo de derechos en la materia, sobre todo en perjuicio del público consumidor.
III)
Definición de Marca.
A)
Definición legal
Las diversas legislaciones coinciden en definir a la marca como un signo que distingue los productos y servicios de una persona respecto de los de otra, pero varían en cuanto al cúmulo de signos que pueden tener la calidad de marca. El sistema jurídico uruguayo adopta una definición amplia, así el art. 1 de la Ley 17.011 expresa: “Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”, quedan comprendidos en la definición los signos perceptibles por cualquier sentido, admitiéndose por tanto el registro de marcas sonoras u olfativas. (art. 2 de la Ley 17.011)
Otros sistemas marcarios adoptan una definición restringida comprendiéndose exclusivamente a los signos perceptibles visualmente, así el artículo 122 de la Ley de Propiedad Industrial 9279 de la República Federativa del Brasil dice: “Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales.” [4] Otras legislaciones requieren que el signo sea distintivo y pueda ser representado gráficamente, la Ley de Marcas francesa número 91-7 de 1991 en su artículo primero establece: “La marca de fábrica, de comercio o de servicio es un signo susceptible de representación gráfica sirviendo para distinguir los productos o servicios de una persona física o moral.......”. [5]
B) Definición doctrinaria.
Las definiciones doctrinarias coinciden en
términos generales, transcribiremos algunas de ellas: “Una marca es un signo
utilizado para distinguir productos o servicios; es un signo distintivo de
carácter mercantil” ,[6]
“Marca es el signo con que el
industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de la industria,
comercio o explotación agrícola “, [7]
“La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los
servicios de una empresa determinada de
los productos o servicios de otras empresas y hacer que esos productos o
servicios sean reconocidos en el mercado por el público consumidor” [8]
“La marca es todo signo perceptible por los sentidos que sirve para
distinguir los bienes o servicios de una empresa respecto de los de su
competidor, y nos indica también el origen empresarial y la calidad de los
productos” [9]
No todas las definiciones transcriptas resultan adaptables al sistema jurídico uruguayo, en Uruguay, para ser titular de una marca no se requiere tener la calidad de comerciante ni es obligatorio el uso efectivo del signo marcario.
IV) Enajenación de establecimiento comercial y consumidor.
A) Vinculación de marca y empresa.
B)
Independencia de marca y empresa.
La marca puede ser enajenada con
independencia de la empresa, y la enajenación de ésta no comprende
necesariamente la de las marcas que la integran. La mayoría de los países
adoptan este sistema, [12]
la Ley de Marcas de Argentina en su artículo 7 establece: “La cesión o venta
del fondo de comercio comprende la marca, salvo estipulación en contrario”,
la Ley de Marcas de Paraguay en su artículo 40 establece: “La transferencia
de una marca registrada podrá hacerse independientemente de la empresa titular
del derecho. La transferencia de la empresa comprende la transferencia de sus
marcas, salvo reserva expresa” [13]
Dentro de los países que adoptan este
régimen algunos exigen la adopción de medidas especiales de publicidad y otros
no admitirán la separación de marca y empresa cuando se lesionen los derechos
del consumidor. La Ley de Marcas de Polonia No. 17 del 31/1/85 en su artículo
16, establece: “1) La cesión de derecho derivado del registro de una
marca de fábrica no puede operar sin la empresa o una parte de la empresa
cuando exista riesgo de que los adquirentes sean inducidos en error sobre la
procedencia de los productos” 2) La cesión de derecho derivado del registro de
una marca de fábrica no puede operar sin la empresa o una parte de la empresa
cuando otras marcas están registradas a favor del cedente para los productos de
un mismo género” En igual sentido la Ley Noruega de Marcas No.4 del 3/3/61
modificada por Ley 104 del 20/12/96, en su artículo 33 establece: “....El
departamento de primera instancia de la Oficina de Patentes puede rehusarse a
anotar la transferencia si esta no esta conectada con la transferencia del
establecimiento al cual la marca se vincula y entiende que el uso de la marca
por el nuevo poseedor puede dar lugar a
confusión....”
En el ámbito latinoamericano la Ley de
Propiedad Industrial del Perú No. 26017 en su artículo 115 establece: “La
marca puede ser transferida con independencia de la transferencia del negocio o
actividad económica que ella distingue. En este caso, la transferencia debe
difundirse al público interesado antes de su inscripción de acuerdo a las
disposiciones de la oficina administrativa competente.”
El artículo 70 de nuestra Ley 17.011
establece que la trasmisión de la empresa no implica necesariamente la
trasmisión de la marca que la integra, en éste ámbito de regulación carecemos
de normas tuitivas del consumidor.
V)
Transferencia individual de marca y consumidor.
A)
Derecho Comparado
En casi todos los regímenes jurídicos se
imponen restricciones a las transferencias de marcas ya que las mismas son
consideradas una posible fuente de confusión y engaño en el público consumidor,
así La ley de Marcas paraguaya 1294 del 6/8/98 en su artículo 42 establece “La
cesión o transmisión será nula si tiene por objeto o consecuencia inducir al
público en error, particularmente en cuanto a la naturaleza, procedencia, el
modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de
los productos o servicios a los que se
aplica la marca”, en igual sentido la Ley de Marcas de Italia 929 del
21/6/42 en su artículo 15.4) establece: “La transferencia o la concesión
bajo licencia de la marca no debe en ningún caso inducir al público en
error en cuanto a las características que son esenciales para la apreciación de
los productos o de los servicios” [14]
La protección al consumidor también es consagrada en el derecho comunitario
europeo, así el Reglamento de marcas comunitarias 40/94 en su artículo 17.4
establece: “Si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de
forma manifiesta que debido a esa cesión la marca comunitaria podría inducir al
público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada,
la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario
acepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o a servicios
para los cuales no resulte engañosa”
El consumidor refleja en la marca, la
calidad, garantía, procedencia y cualidades de los servicios y productos
comercializados por determinada empresa, cuando la marca es enajenada; la
empresa adquirente quizás no pueda proporcionarle a dichos productos o
servicios idénticos atributos, siendo inevitable el engaño o confusión del
consumidor.
Una de las formas de prevenir el engaño
es publicitando la transferencia [15]
a través de medios de comunicación de alcance general, la Ley de Marcas de
Japón en su artículo 24 numerales 3 y 4 expresa: “...3) La trasmisión de un
derecho de marca debe ser puesta en conocimiento del público con la inserción
de un aviso dentro de un diario cotidiano conforme a las prescripciones de una
ordenanza del Ministerio de comercio internacional y de la industria”, el
numeral siguiente establece que la transferencia no se inscribirá sino después
de efectuada la publicidad exigida. La Ley de marcas de Finlandia Nº 7 del
10/1/64 en su artículo 33 proporciona una solución peculiar:”....Si la
autoridad encargada del registro constata que el uso de una marca, a
consecuencia de una cesión, genera riesgo evidente de inducir al público en
error, la autorización de inscribir la cesión o registro es reservada mientras
que el riesgo de confusión no es eliminado por medio de una modificación de la
marca o de la adjunción de un elemento a la marca”
En forma casi unánime las legislaciones
impiden que por vía de transferencia,
marcas iguales o semejantes pertenezcan a distintas empresas cuando
identifiquen idénticos productos o servicios. El artículo 135 de la Ley de
Propiedad Industrial de Brasil dispone: ”La cesión deberá comprender todos
los registros o solicitudes, a nombre del cedente, de marcas iguales o
semejantes, relativas a producto o servicio idéntico, semejante o afín, bajo
pena de cancelación de los registros o archivo de las solicitudes no cedidas.” En
el mismo sentido la Ley mexicana de Propiedad Industrial en su artículo 145
establece: “Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los
registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean
idénticas y amparen similares productos o servicios o bien sean semejantes en
grado de confusión......” el artículo 147 de la misma Ley expresa: “Sólo
se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando se
transfieran todas ellas a la misma persona” .
Unánimemente las legislaciones tutelan al
consumidor en relación a la transferencia de marca, veremos a continuación la
postura adoptada en el sistema jurídico uruguayo.
B)
Derecho Uruguayo.
La Ley 17.011 al igual que las
legislaciones comparadas contempla la cesión de marcas iguales o semejantes no
obstante con diversa finalidad, en su artículo 17 dice: “Sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 14 de la presente ley, en el caso de transferencia,
el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes
a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas importa para
el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro, la
que será declarada de oficio o a petición de parte” La norma evita la posible mala fe del
cedente que transfiere una marca y conserva otra igual o similar, en igual
sentido el art. 4 Parágrafo Primero de la Ley de Propiedad Industrial de
Venezuela expresa: “La cesión de una marca entraña la transferencia al
cesionario de todo derecho sobre otras marcas iguales o semejantes del cedente
salvo expresa convención en contrario.”
Conforme
a los textos citados, Uruguay y Venezuela permiten que por vía de transferencia
coexistan marcas iguales o semejantes, admitiéndose así el engaño y confusión
al consumidor. Sin embargo, en nuestro país, ante la trasmisión de marcas
iguales o semejantes, no resultaría completamente desamparado si analógicamente
se aplicara al caso el artículo 22 de la Ley 17.011, dicha norma expresa: “La
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las
solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6° de la presente
ley, en defensa de los derechos del consumidor” el artículo 6
refiere exige que las solicitudes de marcas sean diferentes a las ya
registradas. El artículo 22 pomposamente parece proteger al consumidor, pero
sólo confiere discrecionalidad a la Administración, a diferencia de todas las
legislaciones comparadas que colocan a la Oficina Registral en una situación de
deber. Conforme a la norma uruguaya la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial cuando estime conveniente aplicará el artículo 22 y quizás cuando se
encuentren en juego intereses más importantes que los del consumidor, no la
aplique. La Oficina de Marcas evita el registro de marcas iguales o semejantes
a otras previamente registradas en tutela de los derechos de propiedad
industrial, pero no en atención a la eventual confusión en que incurra el
consumidor. Lo expresado queda plenamente demostrado en la medida en que la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial admite que por vía de
transferencia coexistan marcas idénticas o similares en el patrimonio de
diversas empresas, no aplicándose analógicamente el artículo 22 de la Ley
17.011.
El sistema marcario uruguayo se apartó notablemente de una de sus fuentes, como lo es la Ley de Marcas de España del 10/11/88. El sistema español clasifica a los signos marcarios en principales y derivados siendo marcas derivadas aquellas “....que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios”. [16] Las marcas derivadas son signos que presentan rasgos idénticos o similares al signo registrado originariamente por la empresa, así Fiat es la marca principal, mientras que Fiat Uno, Fiat Palio, Fiat Duna, son marcas derivadas. En el sistema español, trasmitida la marca principal, se deben trasmitir conjuntamente todas las marcas derivadas, evitándose así la coexistencia de marcas iguales o similares en poder de diversas empresas. [17]
VI)
Licencia de marca y consumidor.
Mediante la licencia el titular de la
marca concede su uso a terceros, si la licencia no es exclusiva, el dueño de la
marca puede a la vez utilizar el mismo signo marcario, además el uso podrá ser
concedido a un número indefinido de empresas. En consecuencia de lo expresado,
distintas empresas comercializarán un mismo producto o servicio,
identificándolo con idéntico signo marcario, la consecuencia inevitable será la
confusión y engaño del consumidor. Entre las diversas funciones de las marcas,
éstas distinguen productos y servicios en el mercado, representan la calidad de
los productos o servicios y el consumidor los adquirirá, por estar signados con
determinada marca. Como ya se indicó, la licencia no impide que el licenciante
conserve el uso de la marca y además autorice nuevos usos a un número
indefinido de personas. El consumidor puede resultar engañado respecto a la
procedencia y calidad de los productos, puede suceder que pretenda adquirir un
perfume original y adquiera el fabricado por un licenciatario. La Ley 17.011
guarda silencio en el tema y lamentablemente, la ley de relaciones de consumo
contiene idéntico vacío legal.
En forma casi unánime los derechos
comparados contemplan los derechos del consumidor ante los perjuicios o engaños
generados por una licencia de marca. La protección es plasmada de diversas
formas, una de ellas consiste en exigirle al dueño de la marca la realización
de un contralor efectivo de la calidad de los productos y servicios prestados
por el licenciatario. La ley de Marcas de Paraguay en su artículo 33 expresa: “Para
efectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá contener
necesariamente disposiciones que asegure el control por parte del propietario
sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin
perjuicio del que podrá ejercer la autoridad competente en defensa del
consumidor.” En idéntico sentido el artículo 139 de la Ley de Propiedad
Industrial de México establece: “Los productos que se vendan o los servicios
que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los
fabricados o prestados por el titular de la marca.....”
Los diversos contratos inscriptos en la
D.N.P.I. contienen cláusulas de contralor, pero las mismas son pactadas en
beneficio del dueño de la marca, ya que procuran evitar el desprestigio del
signo marcario en el mercado. También se tutela al consumidor exigiéndole al
licenciatario que utilice la expresión bajo licencia, cerca de la marca
licenciada. El art. 41 b) de la Ley rumana de marcas contempla como obligación
del licenciatario “poner la mención bajo licencia cerca de la marca puesta
sobre los productos....”[18]
La exigencia referida constituye
una concreción del deber de información, el consumidor sabrá que está
adquiriendo un producto o servicio de una persona distinta al titular de la
marca, en tal caso, investigará antes de proceder a contratar, ya que no
depositará la confianza que le merece el producto o servicio original.
Además
de establecerse normas preventivas, que procuran evitar la producción de daños
al consumidor, los sistemas jurídicos contienen disposiciones que establecen un
régimen acumulativo de responsabilidad, en tal sentido, el artículo 117 de la
ley de marcas peruana expresa: “En caso de licencias de marcas, el
licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los
productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de
éstos. No cabe pacto en contrario”. Diversos ordenamientos jurídicos
rechazan las solicitudes de inscripción de licencias que puedan resultar
engañosas para el consumidor, así el artículo 34 de la Ley de marcas sueca
establece: “La licencia, a pedido, puede ser registrada en el Registro de
Marcas. Ese registro no se hará cuando pueda ser perjudicial para el publico.”
La legislación nacional carece de normas
similares a la citadas, el engaño al consumidor resulta aún más evidenciable en
materia de franquicia,[19]
el consumidor uruguayo confunde a la empresa nacional con la propia empresa extranjera,
en definitiva, no tiene conocimiento de cual es la sociedad comercial uruguaya
que presta el servicio o comercializa los productos. En la doctrina extranjera,
existe quienes responsabilizan al franquiciante, por considerar que éste ejerce
un control externo sobre el franquiciado, que genera una relación de
subordinación técnica muy cercana a la dependencia. [20]
Se expresa además que frente a los ojos del público y en virtud de la función
distintiva de la marca, el producto aparece como elaborado y puesto por el
franquiciante en el comercio, por tanto, todo daño generado al consumidor
deberá ser reparado por él. [21]
Otra doctrina niega la responsabilidad en
base a dos argumentos básicos: a) Existe independencia entre franquiciante y
franquiciado, la franquicia y aún menos la licencia, generan identidad de
sujetos de derecho.[22]
B) La falta de control por parte del franquiciante no puede generar
responsabilidad, ya que es imposible un control efectivo y permanente de la
actividad del franquiciado. [23]
VII)
Concepto de Proveedor en la Ley 17.250
La falta de protección al consumidor en
el marco normativo de la Ley 17.011 debió ser suplida por la Ley 17.250, sin
embargo, ésta última, ni siquiera coloca expresamente al titular de la marca en
la situación jurídica de proveedor. Durante años, en la doctrina y jurisprudencia extranjera se discutió la
responsabilidad o no del dueño de la marca por daños generados al consumidor. A
los efectos de evitarse la especulación doctrinaria y jurisprudencial se
sancionaron textos que inequívocamente consagran su responsabilidad. En el
marco del derecho comunitario europeo, la Directiva 85/374/CEE del 25 de julio
de 1985 relativa a la responsabilidad por daños causados por productos
defectuosos expresa en su artículo 1 dice: “El productor será responsable de
los daños causados por los defectos de sus productos”, mientras que el
artículo 3 de dicha Directiva señala: “Se entiende por productor
................. toda aquella persona que se presente como productor poniendo
su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo en el producto” [24]. Entre otras legislaciones internas la Ley
argentina 24240 de defensa del consumidor en su artículo 40 expresa: “Si el
daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del
servicio responderán el productor, el fabricante, el importador, el
distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa
o servicio...”
Nuestro legislador tuvo la oportunidad de
responsabilizar al dueño de la marca, sin embargo no se plasmaron las
soluciones normativas de los Derechos Comparados.
Mientras parte de nuestra doctrina
destaca como omisión importante el hecho de no haberse considerado como
proveedor a aquel que facilita o permite la utilización de su marca,[25]
otros sostienen que la ley 17.250 sí considera sujeto proveedor al dueño de la
marca, y consecuentemente responsable por los perjuicios generados al
consumidor. [26]
Esta última doctrina expresa que el
artículo 3 de la Ley 17.250, enumera enunciativamente a los sujetos
proveedores. Sin embargo, ello no es tan claro, la Ley uruguaya no consagra la
inequívoca solución del sistema jurídico peruano donde el artículo 3 b) de la
Ley de Defensa del consumidor de Perú expresa: “En forma enunciativa y no
limitativa se considera proveedores a.......”[27]
Aunque compartamos el carácter
enunciativo de nuestra norma, la Ley al consagrar hipótesis de responsabilidad
refiere a sujetos concretos que integran el proceso de comercialización, tal
como lo hace el artículo 34 al regular la responsabilidad por vicio o riesgo: “...El
comerciante o distribuidor sólo responderá cuando el importador y fabricante no
pudieran ser identificados....”. Por tal motivo la propia Ley elimina la
responsabilidad del titular de la marca ya que no es admisible un concepto
amplio de importador o fabricante que lo comprenda. Además el carácter
enunciativo del artículo 3 debe llevarnos a encontrar la norma que confiera al
dueño de la marca la calidad de sujeto responsable, norma inexistente en
nuestro sistema jurídico. Determinar que el propietario de la marca queda
comprendido en la enumeración legal no es una cuestión meramente formal,
implica atribuirle responsabilidad sin norma, lo cual no es propio de un Estado
de Derecho.
Quienes patrocinan la responsabilidad del
titular de la marca, utilizan diversos argumentos, se expresa que él, es quien
tiene la facultad de controlar la actividad del sujeto que usa su signo
distintivo, y por tanto, la generación de daños por carencia de contralor, lo
hará incurrir en responsabilidad.[28]
Pero si quien concede el uso de la marca, tiene una facultad de contralor, podrá ejercerla o no, solo
existirá responsabilidad cuando no exista facultad y sí obligación, la
existencia de derechos o facultades coloca a su titular en una situación de
libre albedrío y no de deber, la obligación de contralor es exigida por la
mayoría de los sistemas jurídicos comparados, pero no por el nuestro.
Se expresa que la empresa que ejerce
directamente la actividad comercial podría evadir su responsabilidad mediante
una franquicia simulada, [29]
sin embargo, la simulación es una patología jurídica y en los casos en que ella
exista, deberá ser probada, no debiéndose extraer de una patología soluciones
generales, siendo reales la mayoría de las franquicias.
Se agrega como criterio de imputación de
responsabilidad, el beneficio obtenido por el dueño de la marca al lucrar con
la concesión de su uso, [30]
pero sí la obtención de beneficios es el criterio de imputación, deberemos
también responsabilizar al Estado, principal beneficiario del acto de consumo
mediante su régimen impositivo. El ejemplo es absolutamente burdo, pero sirve
para ilustrar la necesidad de proceder con cautela al momento de determinar
criterios atributivos de responsabilidad, y aún más sin norma legal.
Se argumenta que la empresa comercializa
a través del bien incorporal denominado marca, y conforme al artículo 5 de la
Ley 17250 los bienes incorporales son productos, por tanto el titular del signo
es un proveedor por colocar su producto, la marca. [31]
Dicho argumento denota una tradicional confusión, la marca no es objeto de
consumo ya que el consumidor no la adquiere, sí lo es el producto o servicio
identificado con ella. [32]
Sin dudas la marca induce al consumo
ya que se deposita en ella, seguridad y confianza, representándose además a
través de ella, las cualidades y caracteres del producto o servicio
identificado. La empresa que obtiene el uso de la marca procura adquirir su
prestigio y beneficiarse de la inducción que genera, siendo ello lícito al ser admitido por la normativa legal.
Conceder el uso de la marca no constituye un hecho ilícito, [33]
además la marca y su uso, no son la fuente de daños al consumidor, sí lo son,
los vicios o defectos del producto o servicio comercializado por el usuario del
signo, no existe así, nexo causal que ligue la actividad del dueño de la marca
con los daños causados, no siendo admisible la atribución de responsabilidad
patrocinada. Si el consumidor resulta engañado, es debido a una regulación
jurídica poco tuitiva de sus derechos, ya que no se atribuye al titular de la
marca la calidad de proveedor ni se consagran normas preventivas de engaño o
confusión como las del Derecho comparado. En nuestro sistema jurídico no existe
norma alguna que contemple la situación del consumidor ante traspasos o
licencias de marcas, por tanto, a la hora de pretender imputar responsabilidad,
se debe de tener en cuenta el silencio deliberado de nuestro legislador. Al
sancionarse las leyes 17.011 y 17.250 se utilizaron como fuentes, a normas de
sistemas comparados sumamente tuitivas del consumidor, entre ellas, la
exposición de motivos de la Ley 17.011 cita a la Ley General de Propiedad
Industrial de Perú [34],
sin embargo no fueron consagradas sus soluciones normativas, lo que demuestra
una intención deliberada del legislador.
Como
último argumento, podría expresarse que el espíritu de la Ley 17.250 es
proteger al consumidor, creando un nuevo concepto de responsabilidad en el que
necesariamente debería incluirse al titular de la marca.
Dicha
Ley introduce algunas modificaciones al régimen de responsabilidad previsto por
el sistema del Código Civil, pero ellas carecen, a nuestro entender, de la
suficiente envergadura para compartir la especulación teórica antes expresada.
Se procura proteger al consumidor, pero sin agravarse en forma cualitativa ni
cuantitativa la responsabilidad de los sujetos proveedores, ello queda
demostrado al no establecerse un régimen de responsabilidad solidaria, ni
consagrarse expresamente su objetividad[35].
En conclusión, son suficientes los
argumentos contrarios a la posición que reputa como sujeto proveedor al titular
de la marca. Nuestro sistema jurídico, sin dudas, no quiso lesionar el interés
de las empresas multinacionales, titulares de las grandes marcas que gobiernan
el mercado, generando así la desprotección de los derechos de una masa difusa
de sujetos, como lo somos, los consumidores.
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Año 2000, Uruguay.
[1] La Ley Federal de derechos de autor de México en su artículo 18 expresa: “El autor es el unico, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación” Mientras que el artículo 19 dice: “El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.”
[2] Arrabal Pablo, Manual Practico de Propiedad Intelectual e Industrial. Pag. 80. Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona, 1991.
[3] En similar sentido el artículo 98 de la Constitución de Venezuela expresa: “...El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”, el art. 19 de la Constitución de Chile dice: “..Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley..”
[4] Diversos sistema jurídicos solo admiten que los signos visibles puedan ser marcas, entre ellos: Guatemala, Chile, México, Honduras.
[5] Similar definición adoptan los sistemas jurídicos de: Portugal, Italia, Dinamarca, Grecia, Hungría, por decreto 146/001 se exige en Uruguay para el registro de marcas sonoras la representación gráfica.
[6] Bordaberry Juan Pedro.Sistemas de Propiedad Industrial Seminario Nacional sobre Propiedad industrial para jueces y magistrados” Pag 5 Montevideo, 1994 Publicacion de OMPI
[7] Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio, pag 31 Editorial Robis, Buenos Aires 1946.
[8] Road. Graciela. Registros Especulativos: Análisis Jurisprudencial. Seminario Nacional Sobre Propiedad Industrial para Jueces y Magistrados. Pag. 2 Montevideo, 1994 Publicacion de OMPI
[9] Documento Preparado por ,O.M.P.I. Revista de la Propiedad Industrial. N° 2, pag.7 Montevideo, 1994
[10] Diversos autores consideran que el Derecho austríaco consagra dicho sistema, no obstante debe de tenerse presente lo establecido por el artículo 11.1) de la Ley de marcas de dicho país: “Salvo convención contraria, el derecho a la marca y los derechos de licencia y relacionados son trasmitidos al nuevo propietario en caso de transferencia de la propiedad del conjunto de la empresa” y el art.11.2) dice: “El derecho a la marca puede ser transferido sin la empresa” dentro de éste sistema también fue colocado tradicionalmente al Derecho Suizo pero la actual Ley de Marcas de Suiza en su artículo 17.4) establece: “Salvo acuerdo en contrario, la transferencia de la empresa implica la transferencia del derecho a la marca”
[11] Si la empresa se enajena sin la marca, quien la conserva carecerá de todos los elementos empresariales que dotaban al producto o servicio de una determinada calidad.
[12] Esta es la solución adoptada por el artículo 41.1 de la Ley de marcas española, art. 23 de la ley francesa, art. 32 de la Ley de marcas sueca, art. 21 (1) de la Ley de marcas de Bulgaria en igual sentido se manifiestan entre otros, los sistemas marcarios de Costa Rica, Guatemala, Honduras. Gran Bretaña, Canadá, Rumania.
[13] Sin embargo la ley de marcas paraguaya adopta parcialmente el sistema anterior al establecer en su artículo 41: “Una marca constituida por el nombre comercial de su titular, o por una parte esencial de dicho nombre, sólo podrá transferirse con la empresa o establecimiento identificado por el nombre comercial”
[14] Idéntica solución legal adopta el art. 100 de la Ley de marcas de Honduras y art. 21.4) de la Ley de marcas de Bulgaria, mientras que el art. 79 de la Ley cubana de Marcas dice: “Los cambios en la persona del solicitante o el titular podrán ser objeto de cancelación cuando puedan inducir al público en error...” el art. 33 inciso 3 de la Ley de marcas de Costa Rica dice: “Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión.” Igual norma contiene la Ley de marcas de Guatemala (art 43)
[15] Nues