La demanda fue promovida por Andrés Radogowsky, titular de la marca X-TEND registrada en el año 1995 en la clase 9 del Nomenclador Internacional, con el objeto de obtener el cese de registro del nombre de dominio “XTEND. com.ar” y/o “X-TEND.com.ar” registrado por Martín Catania en NIC-Argentina. El actor es el único representante en la Argentina dedicado a la comercialización de los productos de seguridad y automatización de hogar consistentes en un sistema de fácil instalación que provee confort y seguridad simulando la presencia de personas dentro del hogar, cuando nadie se encuentra, encendiendo las luces a distintos horarios, equipos de música, etc.
A mediados del año 2001, decidió realizar los trámites tendientes para comercializar dichos productos en internet, utilizando como nombre de dominio el que usaba para identificar sus productos. Al realizar el trámite ante el ente administrador del dominio -NIC-, comprobó que el dominio pretendido había sido registrado por Martín Catania, con fecha 05 mayo de 2000.
A su turno, los jueces de cámara señalaron que identificando a los nombres de dominio como “una dirección de internet expresada con palabras, secuencias de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con el nombre, la marca o un concepto correspondiente a una persona, empresa u organismo”, los mismos constituyen un nombre exclusivo correspondiente a un protocolo de internet (un número), lo que viene a ser un punto físico real en internet.
Además señalaron que, en nuestro país, los nombres de dominio se registran en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien a través de la estructura conocida como NIC- Argentina, presta los servicios de registración en internet de los “nombres de dominio de nivel superior Argentina”, posibilitando de esta manera, la prestación de servicios a través de la red.
Así se avocaron a determinar el contenido del sitio, ya que la mayoría de los cybernautas acceden a la búsqueda de los sitios simplemente escribiendo el nombre de la marca esperando conectarse con los titulares de los signos que se buscan. Además, analizando el contenido de los productos ofrecidos por Catania, entendieron que su empresa se dedica a la comercialización de productos de seguridad y automatización del hogar al igual que lo hace la empresa de Radogowsky. De esta manera surgió que al navegar “es muy probable que el público consumidor asocie el signo con el sitio de su titular o bien cree que existe una vinculación con él”.
Por otro lado, evidenciaron que si bien es cierto que al igual que en materia marcaria, quien llega primero es quien tiene un mejor derecho, también lo es que dicha prioridad no es absoluta. La prioridad en el registro del nombre de dominio otorgará un mejor derecho si ha obrado de buena fe.
Desde esta perspectiva, entendieron que la empresa de la parte actora “no puede ser privada de utilizar su designación comercial en internet por cuanto, de lo contrario se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un mercado (en este caso virtual) y comercializar desde allí sus productos”.
Por otra parte, consideraron apropiado dejar de lado el principio de prioridad registral porque, el registro de la marca ajena como nombre de dominio lleva a que el titular de la marca “X-TEND” -quien es poseedor de un derecho adquirido- deba usar su signo en forma distinta a como fue registrado, adicionándole un número o partícula.
Además, consideraron relevante el hecho de la posible desviación de la clientela, por lo que etendieron que debe aplicarse la totalidad del ordenamiento jurídico, los principios que de él surgen y valorar los reales intereses en juego.
Respecto del agravio de la demandada en cuanto sostenía su buena fe al registrar el nombre de dominio, los jueces puntualizaron las reglas formuladas por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers que presumen la mala fe de quien ha inscripto como nombre de dominio una marca que no le es propia o una denominación ajena cuando, el nombre de dominio del infractor sea idéntico o similarmente confundible con la marca del titular; el infractor no tiene derechos ni interés legítimo con respecto al nombre de dominio; el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe cuando las circunstancias indicaren que se ha registrado o adquirido un nombre de dominio con el propósito de venderlo, rentarlo o transferirlo al dueño de la marca por un precio superior al que costó el registro, etc.
Por otro lado, para determinar quien está obligado a probar la mala fe, destacaron cuáles son los diferentes principios que se utilizan para determinarla, afirmando que en este caso “nos encontramos con que se ha cumplido con tres de los ítems esbozados con anterioridad, ya que el nombre de dominio es similar a la marca, quien lo registró no tiene interés legítimo en el nombre registrado y comercializa idénticos productos, circunstancias que permiten presumir una inscripción de mala fe”. Por esos motivos resolvieron confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios.