Más claro, echale soda

Un emprendedor mendocino tuvo la idea de producir y comercializar un nuevo producto utilizando como materia prima del vino mezclado con soda, en el formato “listo para beber”. Con esta idea tramitó la aprobación de la nueva bebida ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) incorporando a la Tabla Numérica de Códigos de Productos Vitivinícolas tres nuevas categorías: “bebida a base de vino blanco”, “bebida a base de vino tinto” y “bebida a base de vino rosado”.

También registró la marca "Sodeado" a su nombre ante el INPI (marca denominativa en la clase 33, Reg. n° 2.732.086) y marca denominativa en la clase 33, Reg. n° 2.603.665) y finalmente creó Sodeados Argentinos S.R.L. con la idea de comercializar el nuevo producto de vino con soda listo para tomar en botellas de plástico.

Luego de que Juan Ricardo Palma registrara la marca, se sumaron al proyecto Martín Rafaniello y Lucas Impellizzieri y juntos lanzaron finalmente el producto que apuntaba al arget informal juvenil y con menos graduación alcohólica que un vino.

En el año 2018 empezaron las tratativas con la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Cooperativa Limitada (Fecovita), elaborador del ampliamente conocido vino Toro, con el objeto de asociarse para comercializar la nueva bebida, negociación que finalmente no llegó a buen puerto. Sin embargo en enero de 2019 Fecovita lanzó al mercado la campaña publicitaria “Acuerdo Sodeado” donde ofrecía un combo de vino Toro + una soda a un precio promocional.

Del art. 5° de la Ley 22.802 de lealtad comercial, como el art. 9º de esa ley, también establece prohibiciones con relación a quienes llevan a error, engaño o confusión de los consumidores, con relación a la naturaleza, origen, calidad, etc. de los productos o servicios que ofrecen como parte de la actividad comercial que desarrollan".

Ante esa situación el empresario logró una medida cautelar (PALMA BOEHLER, Juan Ricardo y otro c/FECOVITA s/Medida Cautelar Autónoma) que ordenó a los fabricantes de vino Toro "1) el cese inmediato del uso no autorizado de la marca “SODEADO”, de propiedad exclusiva del Sr. Juan Ricardo Palma Boehler (Reg. Nº2.732.086 en la clase 33, según ley 22.362) a través de la denominación “ACUERDO SODEADO”, en asociación o no con la marca de vino TORO; 2) el cese en la promoción, ofrecimiento en venta y comercialización por cualquier vía, forma o canal de comunicación física, radial, televisiva o digital (publicidad callejera, afiches, YouTube, diarios, revistas, redes sociales, etc.) de productos que se identifiquen o pretendan distinguirse con aquella designación; 3) retirar todos los carteles colocados en la vía pública, avisos, spots publicados en cualquier ámbito físico y/o virtual que comprenda la campaña denominada “Animate a Sodear con Toro” en los links indicados en aquella resolución, y/o cualquier otro que contenga el uso de la palabra “Sodeado”, marca propiedad del Sr. Palma Boehler; todo ello de conformidad a las prescripciones del art. 50 del Acuerdo ADPIC-TRIPPS (ley 24.425) y art. 195 del CPCCN, bajo apercibimiento de astreintes".

Ahora se debatía el fondo de la cuestión. No solamente el cese del uso de la marca registrada sino también el monto de la indemnización por los daños y perjuicios causados por el "objetivo deliberado de vaciar de contenido su propiedad y el derecho exclusivo de uso que tiene su mandante de la marca “Sodeado”, ilegales por contrariar la Ley de Marcas (Ley 22.362) y las normas que prohíben la competencia desleal, al tiempo que vulneran el derecho de propiedad del Sr. Palma Boehler, en base al art. 4 del mencionado cuerpo legal y el art. 10 del Acuerdo ADPIC (aprobado por ley 24.425). Que estas circunstancias se agravan por las tratativas que mantuvo Fecovita con el actor con la pretendida finalidad de adquirir la marca Sodeado, para luego, durante las mismas, volver sobre sus actos y lanzar su masiva campaña; teniendo en cuenta que la accionada tiene presencia dominante en el mercado de vinos comunes de Argentina".

Como respuesta a la demanda Fecovita negó que "haya obrado de mala fe en la campaña publicitaria de Vino Toro; que la marca “Sodeado” y “Sodeao” sea una marca con valor comercial en el mercado del vino o haya que tenida trascendencia en el mercado en Mendoza o a nivel nacional, como así también que ellas tengan el valor que invoca la actora". También alegó que no se trata de una marca notoria o conocida y que, "la supuesta confusión fue dentro de una brevísima campaña de no más de 90 días, la que se terminó tan pronto se tomó conocimiento de la medida cautelar planteada a través de la acción autosatisfactiva ejercida por el actor". Pidiendo que se rechace la pretensión por el presunto beneficio que hubiese tenido el demandado por la utilización de la marca "presuntamente usurpada".

Para la Justicia, "el registro de una marca en su debida forma ante el INPI confiere a su titular su propiedad y la exclusividad de su uso, conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 22.362 (Ley de marcas). Ello significa que el actor tiene derecho a usar su marca en la forma que mejor haga a sus intereses y en la búsqueda del mercado que más le convenga, sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar una actividad lícitamente cumplida. El juez federal Pablo Quirós señala además que "del art. 5° de la Ley 22.802 de lealtad comercial, como el art. 9º de esa ley, también establece prohibiciones con relación a quienes llevan a error, engaño o confusión de los consumidores, con relación a la naturaleza, origen, calidad, etc. de los productos o servicios que ofrecen como parte de la actividad comercial que desarrollan".

Concluye también que "la campaña lanzada por Fecovita en utilización de la marca de titularidad del Sr. Palma –campaña que, por añadidura, promocionaba un producto de similares características al que se comercializaba a través de la marca “Sodeado”- provoca un daño injusto que debe ser resarcido por los responsables" sin embargo pone el acento en la dificultad notoria que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella. Así consideró que a pesar del uso indebido y el usufructo no legítimo de la marca, el demandante no pudo probar haber sufrido un daño patrimonial directo provocado como consecuencia de la infracción, por deterioro de imagen o por denigración, ni un daño a la reputación, captación de clientela o disminución de ventas.

Así el Juzgado Federal nro. 2 de Mendoza, en los autos caratulados “PALMA BOEHLER, Juan Ricardo y otro c/FECOVITA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Cooperativa Limitada al pago de un millón de pesos, más los intereses calculados al 01/12/2018 por el uso indebido de la marca. Sin embargo respecto al resto de los rubros reclamados (pérdida de chance, daño moral y frustración de las tratativas contractuales) entendió que no habían sido acreditados

En el fallo se ordenó también el cese definitivo en el uso de la marca “Sodeado” "a través de la denominación “Acuerdo Sodeado” o de cualquier otra similar; al cese en la promoción, ofrecimiento en venta y comercialización por cualquier vía, forma o canal de comunicación física, radial, televisiva o digital (publicidad callejera, afiches, YouTube, diarios, revistas, redes sociales, etc.) de productos que se identifiquen o pretendan distinguirse con dicha designación; y, por último, a retirar todos los avisos, spots publicados en cualquier ámbito físico y/o virtual que comprenda la campaña denominada “Acuerdo Sodeado” o “Animate a Sodear con Toro”" y la publicación de la perte dispositiva tanto de esta sentencia como de la medida cautelar dictada en 2019, en dos periódicos, uno de circulación provincial (en Mendoza) y otro de circulación nacional.