El Mercosur es el proyecto más ambicioso en materia de integración regional en la historia de cada uno de los países miembros (1), inspirado, en parte, en la Comunidad Europea. Constituye una Unión Aduanera con un propósito principal, la formación de un Mercado Común expresamente establecido en su tratado fundacional, el Tratado de Asunción (2).
En el Tratado de Asunción los Estados Partes sientan las bases para la creación de un mercado común, estableciendo en su art. 1 los medios para la consecución de este objetivo, garantizando las cuatro libertades fundamentales de toda economía regional: libre circulación de mercancías, libre circulación de personas, libre circulación de servicios y libre circulación de capitales.
La libre circulación de mercancías y de servicios implica un intercambio comercial más fluido entre los Estados Partes, interrelacionando sus mercados hasta fundirse en uno solo. Pero para que ello efectivamente ocurra, algo más se hace necesario, y es la armonización de las leyes en las áreas pertinentes, a fin de poder lograr el fortalecimiento de este proceso de integración.
Es que como bien se sabe, en cada uno de los Estados Partes del MERCOSUR existen derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales, en los que, conforme las legislaciones nacionales, rige el principio de territorialidad. Es decir, que si bien existirá un mercado único, desde el punto de vista de los Derechos de Propiedad Industrial persistirán los territorios nacionales. Los derechos de propiedad industrial pueden entonces convertirse en un obstáculo o una barrera para el comercio y la libre circulación de mercancías y servicios dentro del mercado común.(3)
En la Comunidad Europea, el principio de libre circulación de mercancías está establecido en el Tratado de Roma, artículos 30 a 34, el cual prohíbe las medidas que restrinjan cuantitativa o cualitativamente la libre circulación de mercancías entre los Estados Miembros. (4) Sin embargo, el artículo 36 del mismo, establece que la protección de la propiedad industrial será una excepción que permite la restricción a la libre circulación.(5) Así vemos que en el conflicto entre la libre circulación de bienes y servicios y la protección a la propiedad industrial, esta última tiene preeminencia.
Es por ello que para eliminar, o al menos, disminuir el efecto obstaculizante en el comercio intra-Mercado Común que implican los derechos de propiedad industrial, la Comunidad Europea actuó en dos frentes. Por un lado, mediante la Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988 (6), se armonizan los aspectos del derecho de Marcas de los Estados Miembros que tengan incidencia en el comercio intra-comunitario. Y a pesar que esta Directiva, dado su naturaleza jurídica, en principio, no es aplicable en forma directa en los Estados, éstos están obligados en un plazo establecido por dicha norma, a armonizar sus leyes y ponerlas en regla con el instrumento comunitario. De esta forma se evita que las asimetrías entre las legislaciones nacionales de marcas, actúen como barreras no arancelarias para la circulación de mercancías y servicios dentro del mercado único. (7)
Por otro lado, mediante el Reglamento CEE 40/94 de 1994, se establece una Oficina que tiene a su cargo la concesión y administración de marcas con alcance comunitario. Esta oficina se denomina OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) y tiene su sede en Alicante (España). Es así que el Reglamento crea un nuevo instrumento jurídico denominado "marca comunitaria" (8), la cual otorga protección en todos los Estados de la Unión, por medio de un único título de propiedad industrial, obtenido mediante un único procedimiento de registro ante una única Oficina, la Oficina de Alicante. Nos encontramos aquí, por tanto, ante la ruptura del anciano principio de territorialidad nacional y, como consecuencia lógica, ante la instauración de un nuevo principio de territorialidad de ámbito comunitario (9).
No obstante, es importante resaltar que el establecimiento de esta nueva figura jurídica, la marca comunitaria -conforme lo señala el quinto Considerando del citado Reglamento (CE) Nro. 40/94- no implicó en absoluto el desplazamiento de los sistemas nacionales, sino por el contrario, se trató de coordinar la convivencia paralela de ambos sistemas; en tanto que no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria.
II) EL PROTOCOLO DE ARMONIZACION EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN.
1 - SU FUNCION.
El 5 de agosto de 1995 se firmó el Protocolo de Harmonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.(10)
Este instrumento de harmonización en materia de marcas y denominaciones de origen, cumple la misma función que la Primera Directiva Comunitaria de Marcas en la Comunidad Europea, intentando reducir las asimetrías entre las legislaciones de los Estados Partes del Mercosur, a la vez que facilitar las relaciones comerciales y el libre intercambio de mercancías en el futuro mercado común.
El Protocolo tiene tres objetivos fundamentales, expresados en su preámbulo. Reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur; promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen; y por último, garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en si mismo una barrera al comercio legítimo.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados es necesario establecer reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado Parte en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.
El Protocolo nace y se mueve dentro de un marco más amplio que le condiciona como es el que conforman los Tratados Internacionales que, en materia de propiedad industrial, se han obligado a cumplir los Estados Partes del Mercosur. Por un lado el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ( Acta de Estocolmo de 1967 ) y por el otro, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ( ADPIC o en su versión inglesa TRIPS), firmado el 15 de abril de 1994 como anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT (11) . Es decir, que en caso de conflicto entre el Protocolo y alguno de estos Tratados, deberán prevalecer éstos por el reconocimiento expreso hecho en aquél.
Este primer paso hacia la integración en materia de propiedad industrial tendrá seguramente su continuidad en la adopción de similares tratados en materia de patentes de invención, diseños industriales (12), etc., así como la adopción en un futuro, tal vez no lejano, de una marca que permita, con un solo registro la protección en todo el mercado único.(13)
2- LA EFECTIVIDAD DE SUS NORMAS
El Protocolo establece normas generales en materia de propiedad industrial y específicas en materia de marcas, de indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, y algunas disposiciones aisladas en otras materias tales como patentes, modelos de utilidad, variedades vegetales, etc.
En materia de marcas contiene disposiciones sustantivas y de procedimiento, que deberán ser volcadas en las legislaciones internas, sin perjuicio de lo cual -como es en el caso de Argentina y según el criterio de nuestro más alto Tribunal-, entendemos que en la medida que las disposiciones sean lo suficientemente específicas como para ser aplicadas en forma directa, los órganos administrativos y judiciales se verán obligados a hacerlo, pese a que no se haya establecido una legislación interna reglamentaria. (14)
Nuestro país, es el único Estado Parte que en su Carta Magna se prevé la delegación de competencia, reconociéndole primacía a las normas establecidas en un Tratado del cual es Parte Contratante. Es así que a la luz del art 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados -aprobado por ley argentina Nro. 19.865, en vigor desde el 27/1/80-, de los arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y de los fallos judiciales más recientes de nuestro más Alto Tribunal, entendemos que si una disposición contenida en un Tratado Internacional es lo suficientemente clara como para ser aplicada en una situación concreta -efecto directo- (15), el órgano de gobierno argentino no puede dejar de hacerlo, so pena de comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
Así la C.S.J.N. resolvió:
"Cuando la Nación ratifica un Tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata." (16)
Tal entendimiento tuvo la C.S.J.N. en " Fibraca Constructora S.C.A." en el cual se señaló: "Que la necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado Argentino dar prioridad a un Tratado Internacional ante un eventual conflicto con una norma interna contraria que equivalga a su incumplimiento". (17)
Esta fue la solución dispuesta por la C.S.J.N. en los autos " Cafés La Virginia". (18) En este último fallo se cita la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, in re " Van Gend en Loos", en el cual se hizo lugar a la invocación por los particulares de las normas comunitarias ante los Tribunales Nacionales. (19)
Por otra parte, entendemos que, en Argentina y de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N.), las normas contenidas en un Acuerdo Internacional, en tanto resulten directamente operativas, son invocables por los particulares ante los Tribunales Nacionales.
Es decir, que si se produce el incumplimiento de una norma directamente operativa, ya sea porque no se la aplica o porque la legislación interna la contraría, entendemos que los particulares afectados por el incumplimiento, y en la medida de su interés, podrán solicitar ante los Tribunales internos que se remueva el obstáculo que impide la aplicación de la norma internacional.
En materia de Marcas no podemos dejar de mencionar el más reciente fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en la causa "S C Johnson & Son Inc c/Clorox Argentina S.A" (20), en la cual se entiende directamente aplicable las normas del TRIPS -en este caso el art. 50 a) de dicho Acuerdo-, según el cual "las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces...", para lo cual los jueces estarán facultados para adoptar medidas provisionales aún sin haber oído a la otra parte.
Por ello creemos que el Protocolo (21), una vez ratificado por nuestro país -y conforme la obligatoriedad de cumplimiento por parte de los Estados Miembros de las Decisiones del Consejo del Mercado Común-, en cuanto resulte directamente operativo, debe ser aplicado por los órganos del gobierno argentino; independientemente de la existencia o no de legislación interna en la materia y para el caso que no se lo haga, el particular afectado por la omisión podrá recurrir ante el Tribunal Judicial competente para solicitar la aplicación o para que se le ordene al organismo del Estado aplicar la norma, o bien pedir la declaración de inconstitucionalidad de la norma interna que se opone al Tratado.
3- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LOS ESTADOS.
Los Estados Partes asumen la obligación de garantizar una protección mínima, en los términos del Protocolo (art 1). No obstante, les cabe la opción de decidirse por una protección mayor, siempre y cuando se mantengan dentro del marco de las disposiciones del Convenio de París -Acta de Estocolmo de 1967- y de los Acuerdos TRIPS -anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio de 1994-, a los cuales quedan obligados a respetar (art. 2).
Vemos, entonces, que el Protocolo es un nuevo acuerdo marco regional que toma como pilares básicos los dos convenios marcos internacionales que le precedieron en esta materia. De todos modos, es de destacar que el mismo no propone la armonización total, sino tan sólo el establecimiento de un mínimo de protección en aquellas materias que puedan tener una mayor incidencia en el funcionamiento del mercado común. (22)
Los Estados Partes deben asegurar la aplicación del conocido principio de Trato Nacional (art. 3), mas no se prevé el caso de asimilación a los nacionales de los países del Mercosur, de aquellos que no pertenezcan a un país del Mercosur, pero que tengan domicilio o establecimiento comercial en alguno de los Estados Partes (23) , así como tampoco prevé la protección conocida como Trato de la Nación más Favorecida (24). No obstante entendemos, que esta omisión quedaría salvada invocando el art. 2 de este Protocolo, el cual determina la obligatoriedad por parte de los Estados de la observancia de las normas y principios consagrados tanto en el Convenio de la Unión de París como en el Acuerdo TRIPS.
Por otra parte, mencionan que procurarán en la medida de lo posible la dispensa de traducciones y legalizaciones de documentos emanados de alguno de los Estados Partes, en lengua española o portuguesa (art. 4). Aunque, permite a los Estados Partes una traducción jurada siempre que sea indispensable para la interposición de litigios tanto judiciales como administrativos. Sin embargo, coincidiendo con el brasileño De Lima Assafim, no creemos que esta disposición sea de fácil aplicación, visto que no existe una posición unánime entre los Estados Miembros. (25)
III) DISPOSICIONES EN MATERIA DE MARCAS.
1- ASPECTO OBJETIVO: LA MARCA.
El artículo 5 define a la marca como "cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios". Esta definición, con la cual concuerda la ley argentina (26), destaca la principal función que cumplen las marcas, la de distinguir en el mercado un producto o servicio de otro (27).
El artículo 5.2 del Protocolo permite a los Estados Partes exigir que el signo sea visualmente perceptible, para que pueda consistir en una marca. Esto implica la posibilidad de dejar sin protección marcaria a las marcas sonoras y olfativas (28) . En este sentido, el artículo 122 de la ley de Brasil exige la percepción visual del signo para que sea susceptible de registro marcario y la ley Uruguaya determina que el registro de signos visibles "quedará condicionado a la disponibilidad de los medios técnicos adecuados", debidamente reglamentados.
Brasil es tajante al momento de determinar la característica que deben cumplir los signos para ser registrados como marcas. No es así el caso de Uruguay, que en el art. 1 de su ley adopta un criterio amplio, pero a continuación en el art. 2 expresa que el registro de signos visibles quedará condicionado a poder contar la Oficina Nacional de Marcas con medios especiales y expresamente reglamentados, que posibiliten su depósito -entendemos- de diversos tipos de marcas, más allá de las meramente visuales.
Nuestra ley, al igual que la de Paraguay, por el contrario no dicen nada por lo que se podrían registrar marcas no visibles. (29)
Y aquí entonces se plantearía el primer problema, no garantizándose la protección en la totalidad de los Estados Partes de aquellos signos distintivos que no sean visibles. Este aspecto acarreará muchísimos inconvenientes, por lo que -creemos- es de fundametal importancia plantear su revisión, a fin de evitar la disparidad de regulaciones legislativas entre sus integrantes encontrando un criterio uniforme.
Por otra parte, el Protocolo impone a los Estados la obligación de la protección de las marcas de servicio (art. 5.3), así como también establece que la naturaleza del producto o servicio no podrá ser impedimento para el registro de la marca (art. 5.4). (30)
El artículo 6.1 del Protocolo enumera, no de manera taxativa, una serie de signos que pueden ser marca, entre los cuales cabe resaltar la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, también denominada "marca tridimensional" o "marca envase" -respecto de estos últimos- y los medios o locales de expendio de los productos o servicios, más conocidos como "trade dress" según la doctrina y jurisprudencia de los Estados Unidos.
La forma de los productos está prohibida como signo marcario únicamente por la ley argentina (31), con lo cual entraría en conflicto con el Protocolo. La modificación que se haga a la ley argentina deberá distinguir entre la forma común de los productos que sería irregistrable por genericidad y la forma arbitraria y distintiva que se de a un producto que sí puede ser registrada.(32) En el derecho europeo, al igual que en el resto de los países del Mercosur, está permitido el registro de la forma de un producto, con la limitación que no debe ser una forma que venga impuesta por razones de órden técnico, por la naturaleza de los productos o que afecte a su valor intrínseco.(33)
La protección como marca de los medios o locales de expendio, apunta a proteger la estructura arquitectónica de los establecimientos comerciales, que generalmente se reproduce en las cadenas de franquicias. Es importante tener presente que a veces nos encontraremos en circunstancias en las cuales se podría considerar que entran en juego también otros factores, como son los derechos de autor del arquitecto sobre su obra - contemplados expresamente en en el art. 1 de la ley Argentina de Derecho de Autor Nro. 11.723-, las características distintivas de los locales y las partes del conjunto arquitectónico insusceptibles de protección por ser formas necesarias de la construcción impuestas por razones de órden técnico. De este modo, se deberá observar el grado de distintividad alcanzado por el "estilo comercial" del medio o local de expendio de productos o servicios (34), en relación con los demás factores apuntados.
Solamente la ley paraguaya prevé expresamente en su art. 1 este tipo de signos, lo que no implica que en los demás Estados Partes se prohíban por no estar establecido en sus legislaciones, ya que todo lo que no está prohibido se considera permitido.
El artículo 6.2. permite el registro de las indicaciones geográficas siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. Tampoco se podrán registrar las que lleven a engaño sobre la procedencia de los productos, aunque no sean denominaciones de origen o indicaciones de procedencia conforme lo establece el art 9.2 del Protocolo.(35) La leyes de los cuatro Estados Partes establecen disposiciones similares en este sentido.
1.1 LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN
El art. 5.3 el Protocolo establece la obligación de regular las marcas colectivas y deja a criterio de cada Estado la protección de las marcas de certificación (36) . Sin embargo, todas las legislaciones de los Estados Partes -a excepción de Argentina-, previeron ambas categorías de marcas.
Es así que a simple vista parecería que nuestro país infringe la norma establecida en el Protocolo, no obstante debemos recordar que la obligatoriedad de regular, al menos las marcas colectivas, lo encontramos plasmado en el texto que contiene la norma autoejecutiva (37) del art. 7 bis del Convenio de París, al cual Argentina se encuentra adherido.
2- ASPECTO SUBJETIVO: EL TITULAR.
El registro de una marca podrá ser solicitado por cualquier persona que tenga un legítimo interés, disposición que concuerda con el art 4 de la ley argentina.
La Ley de Brasil, en cambio, restringe el derecho a pedir una marca para los productos o servicios relativos a la actividad que ejerza efectiva y lícitamente el solicitante de modo directo o a través de empresas controladas (38), disposición que tendrá que ser modificada no sólo para ajustarse al texto y espíritu del Protocolo, sino también porque causa muchos trastornos de orden práctico para los demás Estados que quieren registrar sus marcas en Brasil, teniendo que presentar cada solicitante una declaración jurada de estar ejerciendo el comercio en el rubro para el cual solicita dicho signo.
El requisito del legítimo interés es un medio para combatir los registros fraudulentos que podrán ser dejados sin efecto por las vías de nulidad o reivindicación.
3- LA ADQUISICION DE LA MARCA Y EL DERECHO DE PRELACIÓN
El sistema de marcas del Protocolo es atributivo, en otras palabras, la propiedad de una marca se adquiere por su registro, pero el artículo 8 introduce un elemento a favor del sistema declarativo que puede causar en el futuro no pocos conflictos. Señala la norma que: "Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca."
Esta norma otorga preferencia al uso realizado en cualquiera de los Estados Partes en forma pública, pacífica y de buena fe del signo durante un plazo de 6 meses. Creemos que la llave del artículo se encuentra en la interpretación que se haga del vocablo "pública", ya que una interpretación demasiado generosa podría prestarse a conflictos. Deducimos que en este artículo el legislador quiso dejar establecido la regulación para la marca de hecho, mas no reparó en el exiguo plazo de 6 meses que incorporó a esta norma, teniendo en cuenta el vasto territorio que involucran los cuatro Estados Partes.
Esta norma tiene su origen en el artículo 129 de la Ley de Brasil, que también señala que este derecho de preferencia para el registro podrá ser transmitido conjuntamente con la empresa o establecimiento directamente relacionado con el signo. Por otra parte, el artículo 24 de la ley uruguaya y el artículo 48 de la paraguaya, establecen las acciones que podrá invocar el titular de una marca de hecho. La ley argentina no protege la marca de hecho; con lo cual, aunque nuestra jurisprudencia (39) le haya reconocido valor desde hace bastante tiempo, deberá adaptarse a la normativa del Protocolo en este aspecto.
4- PROHIBICIONES DE REGISTRO.
El artículo 9 del Protocolo establece las prohibiciones de registro que deberán considerar los Estados Partes en sus legislaciones, sin hacer una distinción entre las nulidades absolutas y relativas. Solamente la ley uruguaya adoptó dicha sistematización. No obstante, debemos señalar que en general lo que el Protocolo consideró en cuanto a este tema, coincide con lo previsto en las leyes de cada uno de los Estados Partes, prohibiendo -en su apartado 1- los signos descriptivos o genéricamente empleados para designar productos o servicios, o tipos de productos o servicios. (40)
También el Protocolo prohíbe el registro de signos que constituyan indicación de procedencia o denominación de origen, teniendo un alcance más amplio que la ley argentina, por ejemplo, que sólo prohíbe el registro de las denominaciones de origen. En nuestra ley, así como en el resto de las legislaciones de los Estados Partes, se prohíbe el registro de las indicaciones de procedencia sólo cuando sean engañosas.
El artículo 9 apartado 2, prohíbe el registro de los signos contrarios a la moral o al orden público, ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos o aquellos constituidos por símbolos nacionales de cualquier País. Asimismo, prohíbe los signos engañosos o que sean susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas; dando solución -respecto a esto último- a una cuestión que se plantea con la ley argentina, en la cual el artículo 3 inc. h) otorga la protección al nombre, seudónimo o retrato pero en abstracto, independientemente del goodwill o prestigio que tenga la persona en concreto. (41)
La redacción del artículo 5 inc. 3 y 4 de la ley uruguaya encuentra el mismo inconveniente, aunque se ve saneado por el inc. 7 que le precede, al determinar que: "...no podrán ser registradas como marcas... las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal."
Siguen los apartados 3 y 4 del artículo en cuestión, determinando la prohibición de registro de aquellos signos que afecten comprobadamente derechos de terceros, al igual de aquellos que imiten o reproduzcan, en todo o en parte una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación.
Estos dos apartados, se encuentran plasmado en el art. 124 XXIII de la ley brasileña como en el art. 24.b de nuestra ley de marcas, aunque esta última deja afuera tanto el riesgo de confusión, como el de asociación, que deberán ser contemplados en una próxima reforma legislativa.
5- MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE ALTO RENOMBREEl Protocolo aborda la protección de las marcas notoriamente conocidas y de alto renombre en el artículo 9 apartados 5 y 6.
La marca notoria es la notablemente conocida en el específico sector de los productos que distingue, en tanto que la marca renombrada o de alto renombre es reconocida por todo el público consumidor, más allá de los bienes y servicios que distingue.(42) La protección de la marca notoriamente conocida se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del principio de especialidad marcaría (43), en tanto que la protección de la marca renombrada excede el principio de especialidad, abarcando las 42 clases del Nomenclador Internacional.
Para la protección de la marca notoria, el Protocolo declara la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París (Ley 17011, en Argentina) a las marcas de servicios, protegiendo así las marcas notorias de productos y de servicios. (44) Por otra parte, es importante destacar como un gran avance, que la norma haya establecido cuál será el criterio necesario para determinar cuándo una marca alcanzó el grado de notoriedad necesario para acceder a esta protección. Y así reza el artículo 9.5, "...se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo".
Asimismo, otorga una adecuada protección a las marcas renombradas estableciendo la obligación para los Estados Partes de proteger en sus territorios marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio. (45) Pero lo que la norma no dice, es si debe la marca para recibir proteccion estar registrada. Se entiende que se debe seguir, en este sentido los lineamientos del art. 16.3 del acuerdo TRIPS, que exige que el signo se encuentre registrado.
Las legislaciones de los Estados Partes del Mercosur -a excepción de Argentina- han previsto expresamente la protección de las marcas notorias. En el caso de las marcas renombradas, Brasil es el único que las reguló.
La nueva ley brasileña ha dado un paso importante hacia la protección de marcas famosas y en su art. 125 establece que una marca registrada a la cual se la considera de alto renombre, será asegurada con protección especial en todos los ramos de actividad.
Las diferencias básicas que parece marcar la ley de Brasil, entre la marca notoria del art. 6 bis y la marca de alto renombre, según su nueva ley, son que, por una parte las marcas notorias que no han sido registradas en Brasil, solamente recibirán protección contra conflictos que se suscitan dentro del mismo campo de actividad; mientras que las de alto renombre recibirán protección en todos los campos de actividad, siempre y cuando hayan sido registradas en Brasil (46), en consonancia con el art. 16.3 del acuerdo TRIPS.
Finalmente, sería importante que todos los Estados Miembros regulen en sus legislaciones tanto la marca notoria como la marca renombrada o de alto renombre, a fin de evitar interpretaciones divergentes, a la vez de cumplimientar con lo preceptuado por el Protocolo.
6- VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LA MARCA
El artículo 10 del Protocolo establece que la vigencia del registro de una marca vencerá a los 10 años contados desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte. (47) El plazo de vigencia del registro podrá ser prorrogado por períodos iguales y sucesivos de diez años (48), contados desde la fecha de vencimiento precedente. (49)
La legislación argentina determina que la presentación de la solicitud de renovación se hará con una anterioridad no mayor de 60 días del vencimiento, aunque el Protocolo prevé la aplicación del plazo de gracia del art. 5 bis del CUP para el pago de las tasas.
Por otra parte el artículo 10.5 del Protocolo establece que al momento de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte podrá exigir que la marca esté en uso.
En materia de renovación de registros, nuestro país deberá incorporar una importante reforma en su ley, no sólo previendo expresamente lo establecido en el art. 5 bis del CUP, sino además con relación al uso de la marca. Esto, debido a que la ley argentina establece que la marca será renovada si ha sido usada dentro de los 5 años previos a cada vencimiento (art 5º). Al presentar la renovación el titular debe acompañar una declaración jurada en la que consignará el uso que ha hecho de la marca, en qué producto o actividad (art 20).
Para adecuarse al Protocolo, Argentina deberá volver al sistema de renovaciones de la ley 3975 que no exigía el uso a los efectos de la renovación administrativa, sin perjuicio de que el uso sea un requisito para el mantenimiento de la marca en el terreno de la caducidad judicial.
7- DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE MARCA
El Protocolo en su artículo 11 establece que el titular de una marca registrada tiene el derecho de uso exclusivo sobre su marca, así como tiene también la facultad de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular.
En el caso de la ley argentina, el artículo 4 aborda solamente el aspecto positivo del derecho, el uso exclusivo, dejando implícita la facultad negativa o de exclusión del titular. De modo similar lo hace la ley brasileña en su artículo 129.
El Protocolo prohíbe como conducta el uso comercial de la marca por un tercero sin autorización, aunque establece usos permitidos por la ley, como veremos más adelante.
En materia de los productos a los que alcanza el derecho de exclusiva se amplía la protección al incorporar el "riesgo de asociación", como hipótesis que va más allá de la mera confundibilidad entre los signos.
El riesgo de asociación es una figura que nació en la Ley Uniforme del Benelux y fue incorporada a la Directiva Europea de Marcas (artículo 4.b.), desde donde fue trasladada a las leyes de los Estados Miembros de la Comunidad Europea. El riesgo de asociación puede producirse en todos aquellos supuestos en que el consumidor piense que existe una relación entre las empresas titulares de las marcas enfrentadas, lo que de un modo u otro hace creer en una comunidad de origen de los productos y servicios, aunque no conste formalmente esa relación (50). La ley paraguaya y la brasileña son las únicas que previeron de manera explícita el riesgo de asociación.
En nuestro país, se hace aplicación de este principio, mediante la interpretación del artículo 3 inc d) de la ley de marcas, en cuanto el riesgo de asociación implica la posibilidad de inducir al consumidor en error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.(51)
Como un gran avance, debemos señalar que el Protocolo permite al titular impedir el uso de una marca que provoque un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular.
Vemos como claramente se incorpora a esta norma la "teoría de la dilución", que protege a las marcas contra el debilitamiento de su fuerza distintiva, contra la pérdida alcanzada de su goodwill, en razón de su repetitividad por diversos titulares. Lo que propugna esta teoría es evitar que la marca ya no evoque un origen único. La pérdida gradual del poder distintivo la sufrirá la marca sea notoria, o no. Pero es lógico otorgar esta protección sólo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una marca notoria. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas y el registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es absurdo. (52)
Al referirse al "aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular", el Protocolo introduce aquí la figura del parasitismo económico, que se define como el hecho "para un tercero de vivir como parásito siguiendo las huellas de otro, aprovechando los esfuerzos que ha realizado y la reputación de su nombre y de sus productos". (53)
Aquí vemos que se otorga una adecuada protección a las marcas renombradas, ya que para impedir el uso se debe acreditar el "goodwill" de la marca (54) , el aprovechamiento indebido de esa reputación por parte del tercero o bien la dilución. (55)
Brasil, en el art. 30 de la nueva ley, incorpora como derecho del titular de una marca el de "velar por su integridad material o reputación". De esta manera, cabe resaltar la incorporación -de manera implícita- de la teoría de la dilución, como presupuesto para prohibir el uso u oponerse a solicitudes de marcas para productos o servicios diferentes, particularmente cuando se trata de marcas reconocidas que podrían llevar al consumidor a una asociación inconciente de dichas marcas.
8- LIMITACIONES AL DERECHO DE MARCA
8.1 EL USO POR PARTE DE TERCEROS
El Protocolo en su artículo 12 establece limitaciones al derecho del titular de la marca. Cualquier tercero podrá usar su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; aunque sean idénticos o similares a marcas registradas, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.
También se podrán usar las marcas ajenas como indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios. (56)
El titular de la marca Ford, por ejemplo no podrá oponerse a que un taller mecánico especializado se anuncie como "mecánico especializado en motores Ford" o que se vendan "piezas de recambio para la marca Renault". Eso sí, siempre indicando, en el caso de un taller, que es o no oficial o autorizado por la empresa, y en el caso de las piezas de recambio que son o no originales.
Solamente la ley brasileña regula en su art. 132 estos supuestos de uso por parte de terceros de "ciertas indicaciones".
8.2 EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA
Otra importante limitación al derecho del titular es el llamado "agotamiento del derecho", previsto en el artículo 13 del Protocolo, disponiendo que el registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo.
Se entiende que el derecho del titular de marcas se ejerce por la primera comercializaciòn de un producto, con lo que la puesta en el mercado del producto por él o por una persona autorizada por él, es el ejercicio de su derecho, el cual se agota con ese mismo acto.
Si el titular pudiera impedir sucesivas reventas, tendría un control total de la cadena de comercialización de los productos que lleven sus marcas. (57).
El Protocolo no establece qué tipo de agotamiento regirá para el Mercosur (58) , si el nacional, el comunitario o el internacional. Sólo habla de la "puesta en el mercado". En la Comunidad Europea se extingue el derecho del titular con la primera puesta en el mercado en uno de los países de la Unión (agotamiento comunitario).
El tipo de agotamiento es una cuestión de política comercial que debe ser consensuada en el seno del Mercosur ya que afecta los derechos territoriales de los demás estados por la libre circulación de bienes y servicios. En el seno del GATT TRIPS se ha dejado a los Estados la facultad de decidir el agotamiento.
Brasil, por su parte, incorpora en su art. 132 el agotamiento nacional, al igual que lo hizo Uruguay en su art. 12, aunque no de manera expresa. Paraguay en cambio, optó por el agotamiento internacional conforme lo expresa en su artículo 17.
Argentina es el único Estado Miembro que se encontraría en infracción con respecto a la disposición del art. 13 del Protocolo, ya que no aparece regulado el agotamiento del derecho en su actual ley de marcas. No obstante, debemos mencionar que en la nueva ley de patentes se estableció el agotamiento internacional.
De todos modos la jurisprudencia argentina no desconoce este instituto y podemos decir que desde bastante tiempo atrás, nuestros jueces han seguido el sistema del agotamiento internacional.(59)
Finalmente y a modo de establecer un criterio uniforme en relación con las distintas soluciones a las que arribaron los Estados Miembros respecto al tema del agotamiento del derecho, coincidimos con lo señalado por el Profesor Aracama Zorraquín en que, intra-zona los derechos de marcas nacionales no crearán obstáculos a la libre circulación de las mercancías pues se aplicará la norma del Protocolo de Asunción que, por ser de carácter comunitario, es de grado superior a cualquier regla nacional. Hacia afuera, es decir, extra-zona regirá la legislación nacional de cada país.(60)
9- NULIDAD DE LA MARCA
El artículo 14 del Protocolo establece la nulidad del registro marcario cuando aquél fue obtenido en violación a lo dispuesto en los artículos 8 y 9.
En Argentina, esta causal de extinción del registro marcario está prevista en el artículo 23 inc c) de la Ley 22.362. En el sistema argentino se contempla exclusivamente la nulidad judicial -al igual que en el sistema parguayo- por los siguientes motivos: registro en contravención a lo previsto en la ley, registro de mala fe y registro con fines exclusivos de comercialización por quien desarrolla habitualmente esa actividad.
En el Protocolo se establece que la autoridad nacional competente del Estado Parte es quien entenderá en materia de nulidad, lo que deja lugar a que el procedimiento sea de carácter administrativo ante la Oficina de Marcas. (61) Asimismo, en el Artículo 17 del mismo Protocolo, se recoge el compromiso por parte de los Estados Partes de establecer un procedimiento administrativo de nulidad de marca.
En este sentido, Brasil tiene establecido un procedimiento administrativo de nulidad de marca, el que deberá iniciarse dentro de los 180 días de la expedición del título (artículo 168 a 172 de la Ley Brasileña). Para las marcas que se han consolidado por el transcurso del plazo de 180 días, la acción de nulidad se debe peticionar en sede judicial (artículo 165 a 167). La nueva ley uruguaya regula en su artículo 21 la acción administrativa de nulidad de marca.
Como ya lo señalamos, Argentina y Paraguay son los Estados Miembros que deben establecer un procedimiento de nulidad administrativa para dar cumplimiento a lo establecido por este Protocolo.
El artículo 14.1, establece una legitimación amplia para solicitar la nulidad de un registro, ya que abarca a cualquier persona interesada, previendo además una instancia de defensa del titular.
En el apartado 2 de este mismo artículo, se contempla la nulidad parcial de una marca estableciendo que: "Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca." La legislación brasileña fue la única que contempló de manera expresa este supuesto.
En la jurisprudencia argentina se aceptó la nulidad parcial, pero respecto al signo en sí, no a los productos. Cuando la prohibición sólo concierne a una parte del signo, como por ejemplo la imagen de un escudo heráldico, sólo existe nulidad parcial.(62)
En el apartado 3 se prevé que los Estados Partes podrán establecer un plazo de prescripción para la acción de nulidad. Así en nuestro país, el artículo 25 de la ley marcaria establece la prescripción decenal. Por su lado, Paraguay y Brasil estipularon un plazo quinquenal, en cambio Uruguay lo determinó en quince años.
Finalmente y en consonancia con lo previsto en el art. 6.3 del Convenio de la Unión de París, el Protocolo establece que la acción de nulidad no prescribirá cuando el registro se hubiese obtenido de mala fe, solución a la que llegan las legislaciones uruguaya, brasileña, paraguaya y la jurisprudencia argentina por aplicación del mencionado Convenio.
10- CADUCIDAD DE LA MARCA
El Protocolo en su artículo 15 establece que en los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes durante los cinco años precedentes a la fecha a en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieran motivos que la autoridad nacional competente considere justifican la falta de uso.
La posibilidad de decretar la caducidad queda reservada a los Estados, y así en Uruguay, por ejemplo, no se requiere el uso de la marca para la conservación del derecho. (63)
El artículo 15 establece la posibilidad de caducidad parcial del registro cuando la falta de uso sólo afectara a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca. Con la caducidad parcial se eliminarían las marcas defensivas, ya que el no uso de la marca para determinados productos durante el plazo quinquenal supondría la caducidad marcaria para aquellos productos exclusivamente.
Los Estados Partes del Mercosur señalan en el Protocolo que establecerán de común acuerdo los criterios para la obligación de uso de la marca ( Art 16). (64)
El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos (Art 16.2).
Con esta norma se adopta una solución de igual carácter que la de la Comunidad Europea, en la cual el uso realizado en una parte del Mercado Común alcanza para mantener en vigor una marca comunitaria, entendiendo al Mercado Común como un único territorio.
Finalmente, en cuanto a la carga de la prueba, el Protocolo dispone la inversión del "onus probandi", que caerá en cabeza del demandado titular de la marca, que deberá acreditar el hecho positivo del uso, conforme lo dispone en el artículo 16.3.
Esta solución es la implementación en materia de marcas de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, solución que había sido desarrollada por la doctrina procesal argentina y que incluso ha sido objeto de tratamiento en el XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal (Río Hondo, Sgo. del Estero - Argentina, Mayo de 1993). Esta teoría propone el apartamento de las rígidas reglas de la carga de la prueba en cuanto estas resultaren disvaliosas para la obtención de la verdad jurídicamente objetiva y se señala entre otros casos que el "onus probandi" debe recaer sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva. (65)Otra implementación de esta teoría en materia de propiedad industrial es el artículo 34 del TRIPS, que impone al demandado la carga de la prueba en materia de infracciones a patentes de procedimiento.(66)
Estos cambios en materia de la acción de caducidad presagian que en el futuro existirán más juicios y sentencias que declaren la cancelación de registros.
En nuestro país la ley 22.362 establece la acción judicial de caducidad de marca en el artículo 26. Es causal de caducidad la falta de uso de la marca durante los 5 años anteriores a la fecha de iniciación de la acción, salvo que mediaren causales de fuerza mayor. Las probabilidades de obtener una sentencia favorable al actor en materia de caducidad en Argentina son pocas, en base a dos hechos: en materia judicial marcaria se aplican las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo artículo 377 dispone: " Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción."
La aplicación de esta normativa a la acción de caducidad por falta de uso, hace recaer el "onus probandi" de un hecho negativo como es la falta de uso en cabeza del actor (67), transformándose así la comprobación de un hecho negativo en una "diabólica probatio".
Por otra parte, en la legislación marcaria argentina, basta el uso de una marca en una clase o como designación de una actividad para que ese uso se repute relevante para enervar una acción de caducidad en cualquiera de las 42 Clases del Nomeclador Internacional. ( art. 26 2º párrafo). (68)
11- DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MARCAS.
El Artículo 17 del Protocolo establece que Los Estados Partes se comprometen a prever un procedimiento administrativo de oposición a las solicitudes de registro de marca. También se comprometen a establecer un procedimiento administrativo de nulidad de registro.
La aplicación de este artículo variará la práctica marcaria argentina, en tanto que hasta el momento y según la ley 22.362, las oposiciones -que para su interposición no se exige que sean fundadas- se resuelven en sede judicial, por medio de la acción de cese de oposición, cuya competencia corresponde al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires. (69) (70) También acarreará la obligación de disponer un procedimiento administrativo de nulidad.(71) En ambos procedimientos se deberá preveer una vía judicial por medio de recurso para salvaguardar elementales principios constitucionales.
El Artículo 18 del Protocolo de Asunción dispone que "Los Estados Partes que no usen la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por Acuerdo de Niza de 1957, ni sus revisiones y actualizaciones vigentes, se comprometen a adoptar las medidas necesarias a efectos de su aplicación." (72)
12- DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES DE PROCEDENCIA.
El Protocolo establece disposiciones especiales en materia de denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. El Artículo 19 establece la obligación de los Estados Parte de proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen.
El Protocolo define las "indicaciones de procedencia" como el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.
Por su parte, se considera "denominación de origen" el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.
El Artículo 20 dispone que las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas en los incisos 2 y 3 supra no serán registradas como marcas.
Tanto Brasil como Uruguay (73) recepcionaron en sus respectivas leyes los preceptos regulados en los referidos artículos 19 y 20 del Protocolo en un capítulo especial denominado "De las Indicaciones Geográficas", en donde se trata individualmente a las indicaciones de procedencia de las denominaciones de orígenes, como especies dentro del género indicaciones geográficas. En cambio la ley marcaria paraguaya, a pesar que también dedica un capítulo entero a las indicaciones geográficas, no reparó en indicar la referida distinción de especies. Finalmente, y en lo que respecta a la legislación de nuestro país, cabe decir que la ley argentina excluye de la registrabilidad a las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. En cuanto a las indicaciones de procedencia prohíbe el registro de las marcas que sean susceptibles de inducir a error con respecto al origen de los productos o servicios a distinguir (74)
13- DISPOSICIONES FINALES
En las disposiciones finales los Estados Parte acuerdan otorgar protección a las variedades de plantes y otras obtenciones vegetales mediante patentes, o un sistema sui-géneris, o cualquier otro sistema resultante de la combinación de ambos. ( art 21).
Se acuerda implementar medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de productos piratas o falsificados.(75)
El Artículo 23 dispone que "Los Estados Partes establecerán cooperación en el sentido de examinar y dirimir dificultades inherentes a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur, resultantes de cuestiones relativas a la propiedad intelectual." En relación a lo que aquí reza este artículo, podemos mencionar que una de las cuestiones a dilucidar es la armonización en materia de agotamiento del derecho de marca.
En el Artículo 24 se deja expresada la voluntad de concluir acuerdos complementarios sen materia de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor y conexos, y otras materias relativas a la propiedad intelectual.
El Artículo 25 señala: "Las controversias que surgieren entre los Estados Partes en relación a la aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas. Si mediante tales negociaciones no se llegara a un acuerdo o si esa controversia fuera solucionada solo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR."
El Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor, para los dos primeros Estados que lo ratifiquen treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación. Para los demás signatarios entrará en vigor a los treinta días del depósito de los respectivos instrumentos de ratificación en el orden en que fueron depositados. (76)
Los Artículos 27 y 28 establecen las disposiciones típicas en materia de depósito de instrumentos de ratificación que serán realizados ante el Gobierno de Paraguay quien las notificarán a los demás gobiernos.
IV) CONCLUSIÓN
El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, es un instrumento necesario para el correcto funcionamiento del Mercado Común. Moderniza el Derecho de Marcas de los Estados Partes, incorporando nuevos institutos receptados de legislaciones de países desarrollados.
El desafío de los Países del Mercosur es transvasar esa legislación adaptándola a la idiosincrasia local, sin olvidar las prácticas de la experiencia judicial y administrativa de cada uno de los países. De hecho tres de ellos, ya lo cumplieron.
En Argentina la ratificación del Protocolo significará la desjudicialización de los procedimientos de oposiciones y nulidades, los que serán sustanciados ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Es por ello, que se hace necesario imponer la jerarquización y profesionalización de éste para brindar una adecuada respuesta al objetivo planteado.
Quedan cuestiones a discutir, como el tema del uso a los fines de la caducidad, el agotamiento del Derecho, pero sobre todo los mecanismos para asegurar a los solicitantes y titulares de marcas un procedimiento ágil de obtención de sus derechos de propiedad intelectual y una aceitada maquinaria judicial que permita ejercer la custodia de aquéllos en el mercado, ya que un derecho que no se ejerce satisfactoriamente deja de ser tal.
NOTAS
1) Los Estados Partes del Mercado Común del Sur son: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
2) El Tratado de Asunción fue firmado en Asunción (Paraguay) el 26 de Marzo de 1991 y ratificado por ley en cada uno de sus Estados Partes. Este Tratado determina el funcionamiento interno y la estructura institucional del Mercosur conjuntamente con el Protocolo Adicional de Ouro Preto firmado el 17 de Diciembre de 1994 por los cuatro miembros.
3) La ley argentina de marcas vigente es la 22.362 del 26 de diciembre de 1980. En Brasil rige el Código de la Propiedad Industrial, Ley 9279 del 14/5/96 (D.O. 15/5/96). En Paraguay se sancionó recientemente la ley de marcas Nro. 1.294 promulgada el 12 de agosto de 1998 y reglamentada por el Decreto 22.365 del 14 de agosto de 1998. Por último, el 15 de setiembre de 1998 Uruguay aprobó la nueva legislación en materia de Marcas Nro. 17.011 (D.O. 7/10/98) que rige desde el 19/10/98. En Paraguay y Uruguay la legislación ha incorporado las disposiciones del Protocolo de Armonización de Normas en materia de Marcas.
4) El artículo 30 del Tratado CEE establece que: "sin perjuicio de las Disposiciones siguientes quedarán prohibidas entre los Estados Miembros las restricciones cuantitativas a la importación así como todas las medidas de efecto equivalente". El art. 34.1 del Tratado declara que: "quedarán prohibidas entre los Estados Miembros las restricciones cuantitativas a la exportación así como todas las medidas de efecto equivalente". El 34.2 dispone que "los Estados suprimirán a más tardar al final de la primera etapa las restricciones cuantitativas a la exportación así como todas las medidas de efecto equivalente ".
5) El artículo 36 del Tratado CEE dispone que lo dispuesto en los artículos 30 a 34 "no será obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección a la salud y vida de las personas y animales, preservación de vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional, o protección de la propiedad industrial y comercial. Sin embargo, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados Miembros."
6) "Primera Directiva del Consejo de 21 de Diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estdos miembros en materia de marcas (89/104/CEE)" publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE) el 11 de Febrero de 1989, Nro. L 40/1 y ss.
7) Robles Morchon, Gregorio. Las marcas en el derecho español (Adaptacion al derecho comunitario), Ed. Civitas, Madrid, 1.995, pg 22 y ss.
8) Para un estudio en lengua española de la Marca Comunitaria, ver Fernández Novoa, Carlos, El Sistema Comunitario de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995. También VV.AA., en Casado y Llobregat (Coord.), Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, T. I y II, Universidad de Alicante, Alicante, 1996.
9) Desantes Real, Manuel, "La marca comunitaria y el derecho internacional privado" , en Bercovitz Rodriguez-Cano (Coord), Marca y Diseños Comunitarios, Ed. Aranzadi, Pamplona (Navarra), 1996, pg. 227 y ss.
10) Decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur 8/95 (MERCOSUR/CMC/DEC. Nro. 8/95).
11) Para un análisis más profundo de los Acuerdos mencionados ver: Correa, C., Acuerdo Trips, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996; Casado Cerviño A. y Cerro Prada B., GATT y Propiedad Industrial, Ed. Tecnos S.A., Madrid, 1995; Zuccherino, D. y Mittelman C., Marcas y Patentes en el GATT, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997.
12) El 10 de Diciembre de 1998, en la ciudad de Río de Janeiro, se aprobó el "Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales", MERCOSUR/CMC/DEC Nro. 16/98.
13) La instauración de un regimen uniforme de Propiedad Industrial, así como la creación de una Oficina regional no fueron tratados en el Protocolo. El planteamiento de estos asuntos ha encontrado muchísimas dificultades cada vez que se intentaron formular. No obstante, algunos funcionarios de los países integrantes del Mercosur, creen firmemente en la creación de una oficina central como medio para conseguir más rápidamente los objetivos planteados en este proceso de integración.
14) Esto, una vez que el Protocolo haya sido ratificado por nuestro país. Debido a que el Protocolo no deja de ser un Tratado Internacional que tiene fuerza de ley una vez ratificado por el Parlamento, a diferencia de las Directivas de la Comunidad Europea que tienen efecto vinculante "per se" para los Estados Miembro, pese a que dejan libertad para la forma de implementación en cada uno de ellos.
15) Vid. Robles Morchon, Las marcas en el derecho español (Adaptacion al derecho comunitario), Ob. Cit., pg. 39.
16) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 7/6/92, Causa 90.610, "Ekmekdjian Miguel A. c. Sofovich Gerardo y otros", La Ley, Buenos Aires, Tomo C, 1992, pg. 543.
17) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 7/7/93, "Fibraca Constructora SCA c/Comisión Técnica Mixta de Salto Grande", El Derecho, Buenos Aires, Tomo 154, pg. 161.
18) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 13/10/94, "Cafés La Virginia S.A. s/ apelación por denegacióde repetición", El Derecho, Buenos Aires, Tomo 160, pg. 246. En el voto del ministro Boggiano se dice: " la capacidad de nuestro país y de sus ciudadanos de exigir el cumplimiento obligatorio de compromisos depende directamente de que se les reconozca imperatividad...".
19) citado por el Ministro Boggiano en el Considerando 29 de su voto en autos "Cafés La Virginia S.A.".
20) Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, del 30/4/98. Causa 4232/97. "S C Johnson & Son Inc c/Clorox Argentina S.A. s/medidas cautelares", en VV.AA, Temas de derecho Industrial y de la Competencia. Derecho de Marcas, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pg 527 y ss.