El fallo de los zapatos rojos

La reconocida marca de zapatos de tacón de suela roja para mujeres “Christian Louboutin” inició un proceso prejudicial contra el gigante del comercio electrónico “Amazon” tanto ante el Tribunal de Distrito de Luxemburgo como también ante el Tribunal de empresas francófono de Bruselas, Bélgica.

La acción tenía como finalidad la interpretación del art. 9, apartado 2, letra a) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea, debido a que se acusó a la empresa de comercio electrónico por supuesto uso de signos idénticos a la marca del actor sin consentimiento de este, para productos idénticos a aquellos para los que la marca estaba registrada.

La normativa en cuestión hace referencia a los derechos de marca conferidos al titular registral de la misma, que lo faculta para prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca este registrada, en el particular caso, se comercializaban calzados femeninos usando la marca del actor sin autorización previa.

Por otro lado, existen también dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo la 2004/48/CE que habilita que ante una infracción de un derecho de propiedad intelectual el afectado pueda peticionar a las autoridades judiciales un mandamiento destinado a impedir la continuación de la infracción y la Directiva 2000/31/CE que en el particular caso del comercio electrónico y el almacenamiento de datos, el prestador del servicio no es responsable de los datos almacenados cuando no tenga conocimiento efectivo de la ilicitud de la actividad o si apenas tuvo conocimiento actuó con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

El actor demostró que tiene registrado como marca el uso del color particular (Rojo Pantone 18-1663TP) para la suela exterior de un zapato de tacón alto y que en el sitio de compraventa del demandado se comercializaban zapatos de esas características sin su consentimiento de forma regular lo que equivalía a una infracción de los derechos de su marca.

Por ello reclamaba que Amazon cese el uso de la marca en todo el territorio de la Unión Europea (excepto Benelux) bajo apercibimiento del pago de una pena coercitiva y además abone los daños y perjuicios ocasionados.

La accionada negó que se le pueda imputar el uso de la marca ajena por el hecho de que terceros vendedores que utilicen su plataforma comercial hayan usado la marca, siendo además un mercado que no se diferencia significativamente del resto de los mercados.

Tanto el tribunal de Luxemburgo como el de Bruselas decidieron suspender los procedimientos y plantearon al Tribunal de Justicia algunas cuestiones a considerar sobre la normativa en discusión, principalmente preguntándose si el Reglamento 2017/1001 serviría de base para imputar a un sitio de internet de venta en línea por las ofertas de venta que realicen terceros vendedores en violación de una marca registrada, principalmente por la publicación de anuncios que incluyan esa marca en infracción.

La sentencia del Tribunal de Justicia, analiza la interpretación de la norma y menciona algunos precedentes que delimitan el alcance de la normativa cuestionada y resalta en especial un caso de 2011 “L’Oréal y otros” donde se determinó que “en relación con el operador de un mercado de comercio electrónico, que son únicamente los clientes vendedores de este operador y no este quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado, en la medida en que este no utiliza ese signo en el marco de su propia comunicación comercial”.

Se analizó la percepción que se genera en los usuarios cuando el operador del sitio utiliza anuncios uniformes tanto propios como de terceros vendedores incluyendo su logotipo de distribuidor de renombre y brinde servicios complementarios a esos terceros vendedores que anuncian con la marca en infracción.

A lo que se sumó el precedente “Coty Germany” de 2020 donde aclararon que “el mero hecho de crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo, aunque actúe en su propio interés económico” interpretación que se extendía al servicio de almacenamiento de productos que infringen un derecho marcario, siempre que el operador desconozca el carácter infractor de los mismos, siendo en ese caso también el tercero vendedor el responsable del uso ilegítimo de la marca.

En el caso de estudio, se analizó la percepción que se genera en los usuarios cuando el operador del sitio utiliza anuncios uniformes tanto propios como de terceros vendedores incluyendo su logotipo de distribuidor de renombre y brinde servicios complementarios a esos terceros vendedores que anuncian con la marca en infracción.

Cuando el sitio hace difícil la distinción entre anuncios, el usuario puede creer que es el operador quien comercializa en su propio nombre y por cuenta propia, también los productos ofrecidos por terceros vendedores, por lo que esos productos con marca en infracción pueden vincularse al operador.

Coincidieron en que debe apreciarse si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio puede vincular los servicios de ese operador con el signo en cuestión, de manera que pueda considerarse parte integrante de la comunicación comercial del operador del sitio, siendo relevante como se presentan los anuncios individuales y en conjunto, siendo necesario conforme la normativa que los anuncios sean transparentes y distingan las ofertas del operador de las de otro tercero vendedor que opera en ese sitio.

Así, cuando el sitio hace difícil la distinción entre anuncios, el usuario puede creer que es el operador quien comercializa en su propio nombre y por cuenta propia, también los productos ofrecidos por terceros vendedores, por lo que esos productos con marca en infracción pueden vincularse al operador.