Tres mujeres que buscaban registrar la marca “Mujeres x el mundo” que utilizaban para su negocio que organizaba viajes para este género recibieron la objeción por parte de la empresa de turismo detrás de “almundo.com” que consideraban que podría provocar confusión con sus marcas “almundo”, “almundo.com”, “grupo almundo”, “almundo grupo” y la más reciente “mujeres almundo” todas bajo la clase 43 del nomenclador al igual que la que se intentaba registrar.
Esta situación derivó en una demanda que las primeras interpusieron contra la empresa para que se declare infundada la oposición, lo cual fue reconvenido por el cese de uso de la marca justamente por esa confusión que podía provocar en el público.
El caso se caratuló “S., A. E. y otro c/ Almundo.com SRL s/ Cese de oposición al registro de marca”, y en primera instancia obtuvo una sentencia que declaró infundada la oposición y desestimó la reconvención, con costas a la vencida, tras entender que las actoras tenían un “interés legítimo” conforme el art. 4 de la ley 22362, y que el vocablo “mundo” se encontraba incorporado en una gran cantidad de registros marcarios de la clase 43 y utilizado por diferentes titulares registrales para servicios vinculados al turismo, de manera que la empresa no podía invocar privilegio ni exclusividad sobre ella, estando forzado a tolerar que concurra al mercado otros productos y/o servicios identificados con marcas que coparticipen de ese elemento común o genérico, pudiendo únicamente exigir que quien desee registrar una marca con un elemento de uso común lo haga adicionando otro componente que origine un signo peculiar dotado de novedad relativa que exige la ley de marcas.
El vocablo “mundo” se encontraba incorporado en una gran cantidad de registros marcarios de la clase 43 y utilizado por diferentes titulares registrales para servicios vinculados al turismo, de manera que la empresa no podía invocar privilegio ni exclusividad sobre ella, estando forzado a tolerar que concurra al mercado otros productos y/o servicios identificados con marcas que coparticipen de ese elemento común o genérico
Además, dejó aclarado que no se tendría en cuenta la oposición formulada por la marca “mujeres almundo” ya que fue registrada con posterioridad al pedido de inscripción de “mujeres x el mundo”.
En definitiva, el juez consideró que los signos no eran confundibles en ninguno de los tres planos practicables (gráfico, fonético e ideológico) y dado que a la palabra común “mundo” las actoras le adicionaron otros elementos que la dotaban de originalidad o novedad relativa, debía permitirse la coexistencia en los registros.
Ese pronunciamiento fue apelado por la compañía que cuestionó el análisis del juez al que tacharon de “incorrecto” dado que la marca de las actoras según la descripción que hacían en la demanda pertenecían a la clase 39 por lo que no podía aplicarse el art. 8 de la ley de marcas al tratarse de marcas de distinta clase. Por otro lado, también cuestionaron que el vocablo “mundo” sea de uso común cuando no era evocativo del servicio, su propiedad o característica, y las demás marcas que lo registraban en su signo diferían en el servicio ofrecido, siendo en realidad esa empresa la que posicionó ese vocablo para los servicios de viajes, generando una marca reconocida por los consumidores y el comercio turístico nacional, trascendiendo la clase 39 internacional, lo que le daba derecho de exclusión por crearse una confusión desde el plano ideológico de las marcas.
Sin embargo, llegado el caso a la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal, los magistrados Florencia Nallar y Eduardo Daniel Gottardi optaron por rechazar el recurso de apelación con costas.
Cuando las marcas son evocativas, puede suceder que su capacidad distintiva se debilite, porque todo productor tiene derecho a evocar en sus signos marcaros las características de su producto o servicio siempre que contenga otros signos que lo distingan, debiendo el titular de una marca de ese tipo tolerar la irrupción de otras marcas que evoquen similares extremos, en el caso concreto del expediente, el vocablo “mundo” evoca una característica de los servicios que se prestaba que era los viajes por el mundo
Comenzaron expresando que la marca “mujeres almundo” no debía ser tenida en cuenta para el análisis de los agravios aunque se aclaró que si se lo considerara la solución arribada no sería distinta, y seguidamente, consideraron que había que verificar si existía una posibilidad cierta de confusión entre las marcas independientemente de la imprecisa clasificación del nomenclador internacional “que podría dar lugar a situaciones contrarias a los fines esenciales de la ley en la materia”, tal es así que en la práctica se advertía la posibilidad de confundir productos encasillados en distintas clases, por lo que sobre el principio de especialidad debía prevalecer el próposito de proteger al consumidor y propender las prácticas comerciales honestas.
Siguiendo ese razonamiento explicaron que la misma demandada alegaba que su marca trascendía de la esfera de la clase 39 a la 43 al tratarse de servicios que pueden ser catalogados en mas de una clase, por ello el hecho de que la marca de las actoras se haya registrado en la clase 39 no era un argumento suficiente para negarle el derecho de prelación por haber solicitado la inscripción de su marca antes.
Recordaron que cuando las marcas son evocativas, puede suceder que su capacidad distintiva se debilite, porque todo productor tiene derecho a evocar en sus signos marcaros las características de su producto o servicio siempre que contenga otros signos que lo distingan, debiendo el titular de una marca de ese tipo tolerar la irrupción de otras marcas que evoquen similares extremos, en el caso concreto del expediente, el vocablo “mundo” evoca una característica de los servicios que se prestaba que era los viajes por el mundo, por lo cual la demandada reconviniente debía tolerar que las actoras conformen su signo marcario con ese signo que refería al servicio que ofrecen.
Concluyeron que ambas marcas tenían elementos particulares que permitían distinguirlas una de la otra, no habiendo similitud en marcas mixtas, tipografía o símbolos, y si bien eran similares, esto se daba por los vocablos evocativos utilizados (mundo y mujeres) que las partes decidieron introducir en sus marcas debiendo tolerar las consecuencias de ello.