Una empresa española solicitó una medida cautelar ante el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante – España, para que otras firmas deje de usar los signos “UTOPIA”, “UTOPIA AVATARS” y “UTOPIAN” dentro del territorio de la UE, que se ordene la retirada inmediata de una colección de NFT que llevaban esa marca y que se torne inaccesible un sitio web que permitía ingresar a un metaverso bajo el nombre de UTOPIA.IO.
La acción finalmente prosperó consagrándose como una de las primeras medidas con impacto directo en el Metaverso. Para llegar a su dictado, el tribunal interviniente avaluó los presupuestos para la adopción de medidas cautelares que a la luz de su normativa eran cinco, la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, la contra cautela, la intrumentalidad y propocionalidad y la menor onerosidad.
Respecto a la verosimilitud del derecho entendieron que la acción vinculaba el uso de marcas con el metaverso, entendido este último como “un espacio digital fruto de la integración de diversas tecnologías digitales que permiten un grado de cohabitación e interacción superior al hasta ahora conocido… plataformas que permiten acercar a los usuarios a esta experiencia inmersiva de nivel superior a la que hasta ahora había sido conocida”.
La actora …se consideraba afectada por el uso por parte de las demandadas de los signos …que a su entender infringían su marca, en todos los casos por su vinculación al Metaverso
Mientras la actora Uttopion S.L. titular de las marcas “Uttopion” y “Uttopian” se consideraba afectada por el uso por parte de las demandadas de los signos “Utopia”, “Utopia avatars” y “Utopian” que a su entender infringían su marca, en todos los casos por su vinculación al Metaverso, ya que las primeras estaban registradas en diferentes clases fuertemente unidas a ese espacio digital, como por ejemplo para el uso de NFT, blockchain, criptomonedas, etc. Y a su vez la compañía venía desarrollando su propio metaverso en la página web uttopion.com donde tenía dos “ciudades” una dedicada a la música y otra al deporte que convocaban a múltiples usuarios en diversos eventos y festivales virtuales.
Pero por el otro lado, las demandadas eran empresas que también se dedicaban al mismo rubro y que planificaban lanzar un metaverso en 2023 con el nombre de “Utopia Voyagers”, pero luego decidieron cambiar de marca a los fines de evitar el conflicto con la actora desistiendo de la solicitud de registro de la marca “utopia” para registrar la marca “umaya”, sin perjuicio de ello desde el tribunal se verificó que existía el sitio “utopia.io” en el cual las demandadas tenían montada una plataforma de metaverso, donde además se podía adquirir una colección de NFTs de nombre “Utopia Avatars”
Al ser los signos usados por las demandadas muy similares gráfica, fonética y conceptualmente podían generar confusión en el consumidor medio, no pudiendo ampararse la demandada en la baja distintividad del signo utopia por emplearse con finalidad distintitva o en la introducción del signo “avatar” por ser descriptivo del producto o servicio. Todo lo cual llevaba a entender que existía una marca vulnerada que habilitaba la cautelar.
Para el tribunal, existía un cierto carácter evocador tanto en la marca utoppian como en uttopion, porque se constituía a partir de la palabra “utopía” que se refiere a la isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto que fuera descripto por Tomas Moro en 1516, siendo en castellano una palabra polisémica, pero no llegaba a afectar de forma sustancial el carácter distintivo de las marcas ya que introducían elementos que le otorgaban distintividad suficiente, como el uso de la doble T, la N al final y la O en el caso de uttopion.
Por lo tanto, al ser los signos usados por las demandadas muy similares gráfica, fonética y conceptualmente podían generar confusión en el consumidor medio, no pudiendo ampararse la demandada en la baja distintividad del signo utopia por emplearse con finalidad distintitva o en la introducción del signo “avatar” por ser descriptivo del producto o servicio. Todo lo cual llevaba a entender que existía una marca vulnerada que habilitaba la cautelar.
En cuanto al peligro en la demora el mismo aparecía por la posibilidad de que exista una difusión indebida en el mercado o la comercialización de productos que incorporan marcas protegidas, perpetuando la infracción durante la pendencia del proceso en perjuicio de los derechos del actor.
Finalmente, también se cumplía la instrumentalidad de la medida y se fijaba una caución de 1000 euros para el dictado.