Dos instituciones del mundo del golf litigaron en torno al uso de la marca "PGA de Argentina" y luego de multiples planteos a lo largo de dos expedientes acumulados, la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que declaró la nulidad del signo y fundada la oposición de quienes eran los propietarios de la marca de hecho.
Los magistrados Ricardo Gustavo Recondo, Guillermo Alberto Antelo y Fernando A. Uriarte, miembros de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmaron una sentencia apelada donde se rechazó una demanda por cese de uso de marcas y daños entre dos instituciones del mundo del golf, en el marco de dos expedientes acumulados.
En la primera causa (7568/12) “el actor Profesores de Golf Asociados de Argentina Asociación Gremial (Profesores), promovió este juicio contra la Asociación Civil Profesionales de Golf de Argentina (Profesionales) reclamando que se la condenara a cesar en el uso de la marca PGA de Argentina, del nombre de dominio y de su correo electrónico y de cualquier otro sigla confundible; a resarcir los daños y perjuicios ocasionados por el uso ilegitimo y a publicar la sentencia a su costo.”
En tanto en la segunda causa (2270/13) “Profesores inició el proceso requiriendo que se declarara improcedente la oposición formulada por “Profesionales”” para con una marca y un signo denominativo.
La sentencia de grado en el primer expediente caratulado “Profesores de Golf Asociados de Argentina c/ Profesionales de Golf Asociados de Argentina Asociación Civil s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios” rechazó las excepciones deducidas por la actora contra la reconvención de la contraria que fue admitida, así declaró la nulidad del signo “P.G.A. de Argentina” para una serie de clases, declaró que no había conflicto en cuanto a los dominios de internet porque eran diferentes y desestimó la acción de cese de uso de la actora.
La sentencia del segundo expediente “2270/2012 Profesores de Golf Asociados de Argentina Asociación Gremial c/ Asociación Civil Profesionales de Golf de Argentina s/ cese de uso de oposición al registro de marca”, rechazó la demanda promovida por “Profesores” y declaró fundada la oposición deducida por “Profesionales” contra el registro de una marca mixta y contra un signo denominativo que referenciaba a un campeonato, todo ello con costas.
La jueza en resumen decidió que la marca PGA de Argentina era una marca de renombre siendo la propietaria de la marca de hecho los “Profesionales”, así como del Campeonato Argentino de Profesionales de Golf, por lo que declarando la nulidad de los registros de PGA de Argentina iniciados por “Profesores”, la demandada era la única autorizada para organizar el campeonato y la oposición aparecía fundada.
Al apelar, los “Profesores” cuestionaron que la contraria usaba la marca desde 1999 mientras que ellos desde 1990, lo que se probaba con la constitución de su gremio, cuestionando el rechazo de la prescripción y de la acción de daños.
Los jueces entendieron que lo discutido era quien tenía mejor derecho sobre la marca, y si bien era cierto que “al obtener los registros impugnados, la accionante debía conocer la existencia de su marca de hecho, PGA de Argentina”, lo cierto es que de las documentales acompañadas al expediente no surgía “que el uso de la sigla PGA de Argentina por parte de “Profesores” se remonte –como afirma la recurrente- a 1990 y no -como sostuvo la señora jueza- al registro de los signos impugnados”.
La actora “que obtuvo el registro de la denominación “PGA de Argentina” en diferentes clases, no pudo ignorar la preexistencia de la marca, lo que configura la hipótesis contemplada por el artículo 24, inc b de la ley marcaria. Lo expuesto resulta suficiente para considerar que ha existido copia servil por parte de la actora de la marca de “PGA de Argentina”, pues su derecho no puede fundarse en la mera "casualidad casi milagrosa" de elegir un nombre idéntico, para operar en la misma actividad (Golf).”
La actora “que obtuvo el registro de la denominación “PGA de Argentina” en diferentes clases, no pudo ignorar la preexistencia de la marca, lo que configura la hipótesis contemplada por el artículo 24, inc b de la ley marcaria. Lo expuesto resulta suficiente para considerar que ha existido copia servil por parte de la actora de la marca de “PGA de Argentina”, pues su derecho no puede fundarse en la mera "casualidad casi milagrosa" de elegir un nombre idéntico, para operar en la misma actividad (Golf).”
Al existir una nulidad en virtud del art. 953 del CC la misma era absoluta, insalvable e imprescriptible, por tratarse de una copia servil, por eso la excepción de prescripción planteada por la actora contra la nulidad no operaba y tampoco se podía resolver nada sobre los daños porque “Profesionales” era la propietaria de la marca de hecho invocada y por ende tenía derecho a usarla.