El Máximo Tribunal dictó un fallo donde rechazó que la utilización de las marcas notorias de la actora, como “palabra clave” en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados “Adwords” de Google Inc. constituya una transgresión del derecho marcario o un acto de competencia desleal si no es susceptible de provocar confusión en los usuarios.
En el caso, la firma Veraz -empresa dedicada a brindar informes crediticios- demandó a Open Discovery S.A. por cese en el uso indebido de sus marcas notorias “Veraz” y “organización Veraz” y, además, por los supuestos daños y perjuicios ocasionados por dicho uso.
La demandada, según se desprende de la causa, contrató con Google Inc. el sistema de enlaces patrocinados “Adwords” utilizando marcas registradas de propiedad de la actora como “palabra clave”, por lo que cada vez que un usuario de Internet escribe en el buscador de Google las palabras “Veraz” u “Organización Veraz”, el anuncio publicitario de la demandada aparece entre los primeros resultados de búsqueda.
Los enlaces patrocinados son anuncios publicitarios pagos que aparecen en los primeros resultados de una búsqueda realizada en la “web” a través de un “buscador” como Google. Quienes quieren que sus productos o servicios aparezcan en esos anuncios, contratan el sistema de publicidad de enlaces patrocinados que ofrecen los buscadores.
En este sistema el interesado en publicitar sus productos o servicios elige términos o frases específicas que se denominan “palabra clave” o “keyword” para que, si alguien las escribe en la ventana del “buscador”, su anuncio publicitario aparezca en los primeros resultados de búsqueda —con la etiqueta “Anuncio” o “Patrocinado”—, antes de los orgánicos o naturales, que son los resultados no pagos y que se ordenan según ciertos factores predeterminados. En los casos en que varios anunciantes seleccionen idéntica “palabra clave”, la posición privilegiada de los anuncios en los resultados de las búsquedas se logra mediante una “subasta” en la que dichos anunciantes compiten.
La firma sostuvo que ese uso de sus marcas, sin su consentimiento, constituye una infracción al artículo 4 de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones y, además, un acto de competencia desleal, violatorio del artículo 10 bis del Convenio de París y del artículo 953 del Código Civil —por entonces vigente—, en tanto “desvía en forma ilícita la clientela y se aprovecha del prestigio de marcas ajenas”.
En este escenario, el Máximo Tribunal dejó sin efecto la sentencia apelada en los autos “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ cese de uso de marca”.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la acción de cese de uso indebido de las marcas —y de otros signos confundibles— y de reparación de daños por infracción a la ley marcaria. Asimismo, consideró que la demandada también incurrió en un acto de competencia desleal.
Para decidir así, el Tribunal calificó de “notorias” a las marcas registradas de la actora, como también aludió a las distintas posturas doctrinarias y a la jurisprudencia extranjera sobre el uso de la marca notoria ajena como “palabra clave” o “keyword” en el sistema de enlaces patrocinados. Contra esta decisión, la demandada interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la queja.
En este escenario, el Máximo Tribunal dejó sin efecto la sentencia apelada en los autos “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ cese de uso de marca”. En su voto, el juez Carlos Fernando Rosenkrantz sostuvo que “para que la utilización de una marca notoria ajena como 'palabra clave' en los enlaces patrocinados configure una transgresión del derecho marcario o un acto de competencia desleal resulta necesario que se demuestre que ello es susceptible de provocar confusión en un consumidor promedio —es decir, un usuario de Internet normalmente informado y razonablemente atento— respecto de los productos o servicios, o bien que sugiera algún grado de conexión o asociación con el titular de dicha marca cambio”.
“(…) tampoco se puede inferir del ordenamiento jurídico vigente que la utilización de la marca ajena como 'palabra clave' sea ilícita por el mero hecho de importar un aprovechamiento del prestigio ajeno o un desvío de la clientela. Para que tal práctica sea considerada una infracción marcaria o un acto de competencia desleal, no basta invocar el aprovechamiento del prestigio ajeno, pues dicho aprovechamiento debe ser, además, indebido o ilegítimo, lo que sucede cuando (…) ocasiona la confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca, o cuando dicho consumidor realiza una conexión entre los bienes o servicios ofrecidos por el anunciante y el titular de la marca”.
Para el supremos, “no se configura una infracción marcaria o un acto de competencia desleal si el anuncio, resultado del enlace patrocinado, es reconocido por el público usuario como una oferta alternativa a los productos o servicios identificados con la marca notoria”.