SEO picó

En el año 2009 la empresa Organización Veraz S.A. demandó a la firma Open Discovery S.A. para que cese en el uso de su marca por utilización no autorizada, alegó que la misma (que además se trataba de una empresa competidora en el rubro de informes crediticios), había utilizado el uso de su marca entre las “palabra clave” (keywords) en el servicio de enlaces patrocinados de Google al incluir los términos “organización veraz” y “veraz”.

Tras litigar durante varios años y con una sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial que entendió que la acción debía prosperar por acreditarse la competencia desleal e infracción marcaria que justificaba una condena por los daños causados, finalmente el proceso escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el procurador fiscal, Víctor Abramovich, dictaminó recientemente sobre el tema.

En su escrito, explicó que el tribunal centró la discusión sobre si ese uso de la marca ajena significaba una infracción marcaria en los términos de la ley 22.362 y un acto de competencia desleal, basando su decisión incluso en jurisprudencia de otros países, remarcando en que EE.UU. esa práctica era considerada un uso comercial que habilitaba al titular a prohibir al competidor su utilización, y que en la Unión Europea, se consideraba un “uso en el tráfico económico” ajeno a la esfera privada y por lo tanto también habilitaba al titular a prohibir al competidor el uso, y que tratándose de “marcas notorias” esa facultad se extendía cuando se realizara un uso que menoscabara el carácter distintivo o notorio o que implicara un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.

Por ello el tribunal había entendido en el caso que la primera podía será calificada como marca notoria por su asociación y aceptación ante el público consumidor, por ello se consideró el accionar de la demandada como una infracción marcaria, al aprovecharse del prestigio ajeno para tener acceso a una cartera de clientes con mínimo costo de inversión y esfuerzo comercial.

 

“Para que se configure la transgresión del derecho marcario resulta necesario que la utilización de las palabras clave en los enlaces patrocinados pueda provocar confusión directa o indirecta, o bien, tratándose aquí de una marca notoria, al menos algún grado de conexión o asociación con el titular marcario”.

La demandada en su recurso cuestionó que se trate de una marca notoria, al alegar que “veraz” perdió poder distintivo y se convirtió en una denominación genérica del servicio de informes crediticios, lo que fue incluso reconocido por la actora en sus publicidades gráficas acompañadas como documental. Consideró arbitraria la decisión y que se interpretó erróneamente los precedentes europeos, para concluir en que la práctica estaba protegida por el derecho a ejercer la industria lícita y comercial libremente, así como el principio de reserva, por tratarse de un uso interno, sin posibilidad de provocar confusión en el público consumidor. También cuestionó el monto de la condena, ya que la pericia solo respondió una pregunta, más no cuantificó el daño, ya que la suma incluso era superior a los ingresos brutos de la misma, porque no todos los clicks recibidos en anuncios se traducen en ventas.

Llegado el momento de dictaminar, el procurador explicó que el análisis sobre la notoriedad de las marcas se trataba de una cuestión de hecho y prueba por lo que resultaba ajeno a la instancia extraordinaria y debía ser rechazado.

Seguidamente, explicó que la cuestión a definir era “si la sola utilización de la marca notoria como palabra clave configura un ilícito marcario, o bien es necesario para consumar el ilícito que se induzca a confusión o conexión entre ambas marcas, en los usuarios del servicio.”

Sobre ello concluyó en que, a su entender, “para que se configure la transgresión del derecho marcario resulta necesario que la utilización de las palabras clave en los enlaces patrocinados pueda provocar confusión directa o indirecta, o bien, tratándose aquí de una marca notoria, al menos algún grado de conexión o asociación con el titular marcario”.

En ese aspecto,Abramovich apuntó la forma en que se presenta el anuncio al usuario, “aspecto que no fue adecuadamente considerado por la sentencia recurrida.”

Del mismo modo, sostuvo que había que verificar si existía “la pérdida de poder distintivo de una marca notoria (dilución) y el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno aparecen como efectos de ese “vínculo” o conexión ilegítima que se provoque en el público consumidor”, por lo que correspondía examinar “si este tipo de uso puede producir una confusión o, al menos, conducir a que se establezca una conexión o vínculo entre el anunciante (en el caso, Open Discovery S.A.) con el titular de la marca (Organización Veraz S.A.)” o si “es reconocido por el público usuario sólo como una oferta alternativa a los productos o servicios de la marca notoria.”

 “La situación de competencia entre Organización Veraz S.A. y Open Discovery S.A. en el mercado de servicios de informes crediticios no constituye por sí sola un elemento determinante de la infracción marcaria”

 “La situación de competencia entre Organización Veraz S.A. y Open Discovery S.A. en el mercado de servicios de informes crediticios no constituye por sí sola un elemento determinante de la infracción marcaria”, consgnó el procurador fiscal en su dictamen, donde también destacó que ello "representa un factor que debe ser tenido en cuenta junto con las otras circunstancias particulares del caso al momento de analizar la percepción de los consumidores frente al anuncio”, con otras pruebas como testimonios, pericias o encuestas.

Por ello entendió que se debía dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver la causa al tribunal de origen para que se examine los hechos y valore la prueba, verificando la probabilidad de confusión o la conexión o vínculo con el titular de la marca.