En primera instancia se hizo lugar a la demanda promovida por Mars Incorporated, empresa domiciliada Estados Unidos, declarándose infundada la oposición deducida por Arcor S.A.I.C. al registro de la marca y combinación de colores en relación a productos de la clase 30.
El magistrado ponderó que el signo pretendido tenía capacidad distintiva y no comportaba un derecho genérico de exclusividad sobre los colores (amarillo y marrón), sino en la particular combinación del diseño anexado a la solicitud. Tuvo en cuenta, asimismo, que si bien se constataba la existencia en el mercado de varios envases con la combinación de esos colores, la originalidad con valor marcario consistía en la particular distribución de aquellos (una raya inferior marrón sobre fondo rectangular amarillo).
Ese pronunciamiento fue apelado por Arcor, alegando que no se encontraba justificada la "capacidad distintiva" de la combinación de colores pretendida por Mars Incorporated, puesto que el diseño presentado es una representación abstracta que carecía de las notas de singularidad, especialidad y novedad. Agregó a su vez, que hay otras muchas marcas registradas (en especial, aplicadas a productos elaborados con chocolate), que utilizan los colores amarillo y marrón, que son típicos en la clase 30.
La Cámara comenzó afirmando que “un color es, normalmente, una simple propiedad de las cosas y no cabe presumir que, por sí solo, constituya un signo”. A esto añadió que de allí, resulta también la prohibición de registrar el color necesario o esencial de un producto, porque se tornaría una descripción de una propiedad natural y conduciría a un monopolio inaceptable del primero que lo ha registrado.
Adicionalmente, se remarcó que en otras oportunidades, la Sala sostuvo que "no es registrable como marca una combinación de colores que cubre íntegramente el producto a individualizar, debido a que cuando los colores o la combinación de colores se extiende a toda la materia del producto pasa a ser un elemento o atributo del objeto y no resulta idóneo como signo con función de identificación.”
Sobre ello entendieron que no tiene aptitud marcaria el signo que, a raíz de su imprecisión o generalidad, resulta ser una nota difusa, corriente y no distintiva.
Por ello los magistrados manifestaron que la cualidad distintiva depende, en gran medida, de que los colores que forman la combinación, puedan ser percibidos en una disposición predeterminada y persistente, de modo que la composición precisa quede grabada en la memoria del consumidor, para que este pueda “repetir con certeza la experiencia de compra."
En el caso en cuestión explicaron que en la solicitud de registro se contenía un signo que consistía en una forma rectangular de color amarillo con una línea en la parte media inferior de color marrón. La parte actora había sostenido que ese marco amarillo con franja alargada marrón hacía al estilo de presentación de las marcas de esa importante empresa, integrando el "estilo internacional de la marca".
Sin embargo, la empresa oponente sostenía que la presentación de los colores debe tener límites más precisos para contribuir a la seguridad jurídica y no recortar indebidamente los derechos de otros competidores con pretensiones monopólicas sobre colores de uso corriente en los envases de productos elaborados con chocolate.
Los camaristas expresaron que “la combinación de colores que pretende registrar la actora no es idónea para transmitir un mensaje preciso en relación con el origen de un producto, de modo de poder distinguir ciertos bienes de los bienes de los competidores. Dicho en otras palabras: carece de poder distintivo suficiente como para ser registrado como signo marcario.”
Del mismo modo entendieron que “si bien es razonable que la actora pretenda una presencia en el mercado argentino que siga o responda al estilo internacional de la marca, ello sólo puede hacerse con delimitación del objeto de la protección que la marca confiere a su titular, a fin de no menoscabar el derecho adquirido de otros operadores económicos que, como la empresa demandada Arcor, usan sus marcas en golosinas u otros productos, en conjuntos con fondo amarillo y elementos figurativos en marrón.”
Añadieron que “los colores suscitan sentimientos, favorecen asociaciones de ideas, pero son resistentes a transmitir información precisa, lo cual determina que, regularmente, sean agregados elementos denominativos, al menos durante un período hasta que se provoque la evocación o la asociación deseada.”
Finalmente sostuvieron que la solución contraria favorecería la confusión del consumidor en relación con la apariencia general de los productos o de su envoltorio, lo que generaría un riesgo de confusión sobre el origen. Por ello admitieron los agravios de la parte accionada y revocaron la sentencia de primera instancia, rechazando la demanda.