Una editorial jurídica solicitó registrar su marca ante el INPI para la clase 16 del nomenclador internacional pero su solicitud provocó la resistencia de otro diario con un nombre parecido, cuya marca también estaba registrada en igual clase.
Ante esta situación, la primera “Ediciones del País” dedujo una demanda buscando el cese de la oposición de la contraria “El País” de nacionalidad uruguaya, tras aclarar que la etapa previa de mediación no había dado resultado y entendía que tenía razones suficientes para sustentar su posición.
El caso se conoció como “Ediciones del país SRL c/ El País S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca”, y en primera instancia el pronunciamiento se inclinó por rechazar la demanda, porque para el juez la oposición tenía fundamento dado que la marca era “confundible” y de la misma clase.
La decisión no convenció a los actores que apelaron la sentencia agraviándose de que el juez no tuviera en cuenta que su empresa comercializaba texto jurídicos hace 26 años y que el término “país” era de “uso común” al ser compartido por otros 37 registros vigentes.
“Pese al largo tiempo transcurrido desde su primer registro y sobrepasar largamente los cinco años que prevé el art.26 de la Ley de Marcas, su uso real y efectivo en la Argentina no se desprende de constancia alguna en la causa”, quedando de un “enfoque realista”, “descartada toda posibilidad de confusión” que podría suscitar la convivencia entre las marcas.
A ello anexaba que el hecho de incluir la palabra “ediciones” la distinguía de otras marcas, y que encima la demandada no editaba sus medios en el país, sino que trabajaba en el Uruguay, por lo que, entre las dos partes, solo la actora comercializaba en Argentina.
Para los camaristas Florencia Nallar y Eduardo Daniel Gottardi, a cargo de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal, el recurso debía prosperar, por lo cual revocaron la sentencia y autorizaron el registro de la marca de la actora, con costas a la vencida.
Se llegó a esta solución, luego de analizar que la ley 22362 no alteró el principio de territorialidad que expresa que “..ni la marca registrada en la Argentina tiene exclusividad más allá de nuestras fronteras, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país”.
Por lo tanto, por más que la marca uruguaya tenga difusión o prestigio en ese país, no le confería mejor ni mayor derecho en nuestro territorio.
Entonces, “pese al largo tiempo transcurrido desde su primer registro y sobrepasar largamente los cinco años que prevé el art.26 de la Ley de Marcas, su uso real y efectivo en la Argentina no se desprende de constancia alguna en la causa”, quedando de un “enfoque realista”, “descartada toda posibilidad de confusión” que podría suscitar la convivencia entre las marcas.